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<vascos.cl> OF02462
- Rol 045/2002
Las
partes de este proceso son: 1.1.
Primer Solicitante: «Vascos Impresores Limitada», domiciliado en De las
Claras 195, Oficina 1-B, Providencia, santiago, en adelante también
denominado el «Primer Solicitante», representado por su contacto
administrativo doña María Gloria Ubilla Nogueira. 1.2.
Segundo Solicitante: «Viña Los Vascos S.A.», domiciliado en Benjamín
2944, departamento 31, Las Condes, Santiago, en adelante también
denominado el «Segundo Solicitante», representado por el abogado don
Luis Fernando Ureta Icaza.
2. EL
NOMBRE DE DOMINIO El
proceso tiene por objeto resolver el conflicto originado por la asignación
del nombre de dominio <vascos.cl>, en adelante también
singularizado como el nombre de dominio o SLD «en disputa» o «litigioso»,
solicitado tanto por el Primer Solicitante como por el Segundo
Solicitante.
3. ÍTER
PROCESAL Con
fecha 15 de julio de 2002, Vascos Impresores Limitada solicitó la
inscripción del nombre de dominio <vascos.cl>, en adelante, la «Primera
Solicitud». Posteriormente,
y conforme a lo dispuesto en el art. 10, párrafo 1º, de la Reglamentación
para el Funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL, de NIC
Chile, en adelante la «RNCh», Viña Los Vascos S.A. solicitó también
la inscripción del mismo nombre de dominio <vascos.cl> con fecha 23
de julio de 2002, en adelante, la «Segunda Solicitud». Con
arreglo a lo dispuesto en el párrafo primero del apartado 12 de la RNCh,
y apartados 1, 4 y 8 del Anexo sobre Procedimiento de Mediación y
Arbitraje, en adelante el «Anexo», contenido en la RNCh, y mediante
oficio OF02462, NIC Chile designó al infrascrito como árbitro arbitrador
para la resolución del presente conflicto sobre asignación del nombre de
dominio impugnado, haciéndole llegar ese mismo día por vía electrónica
la documentación disponible en dicho soporte, y posteriormente copia
completa en papel de todos los antecedentes. Con
fecha 23 de diciembre de 2002, este sentenciador aceptó el cargo de árbitro
arbitrador y juró desempeñarlo con la debida fidelidad y en el menor
tiempo posible. En la misma resolución, se tuvo por constituido el
arbitraje y por instalado el tribunal arbitral, fijándose como sede para
su funcionamiento el siguiente: Hendaya 60, piso 4, Las Condes, Santiago,
Región Metropolitana. Adicionalmente, con igual fecha, se citó a las
partes a una audiencia en la sede del tribunal, para el día 22 de enero
de 2003, a las 19.30 horas, disponiéndose que dicha audiencia se llevaría
a efecto con las partes que asistan, y que en caso de no producirse
conciliación entre las partes se fijaría el procedimiento a seguir para
la resolución del conflicto. Finalmente, en la misma resolución se ordenó
agregar a los autos el oficio recibido de NIC Chile y notificar al señor
Director de NIC Chile y a las partes por carta certificada y por correo
electrónico a las direcciones informadas por éstas a NIC Chile, asignándole
al proceso el Rol Nº 045-2002. Según
consta en autos, la resolución antes indicada fue notificada a las partes
mediante carta certificada. La misma información fue remitida a NIC
Chile, Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de
Chile, con igual fecha. Con
fecha 22 de enero de 2003 se celebró la audiencia a que fueron citadas
las partes, con la sola asistencia de don Luis Fernando Ureta Icaza,
representante del Segundo Solicitante Viña Los Vascos S.A., en presencia
de este árbitro y con la asistencia del egresado de Derecho don Con
fecha 25 de enero de 2003 este árbitro dictó resolución fijando las
reglas de procedimiento, la cual fue notificada a las partes por correo
electrónico con igual fecha. En el Artículo Primero de la referida
resolución, literal A.), se dispuso que en caso que las partes presenten
un avenimiento destinado a poner término al presente litigio, hasta el día
18 de febrero de 2003, de ser aprobado, se dictaría sentencia definitiva
resolviendo la asignación del nombre de dominio en disputa. En el literal
B.) se indicó el monto de los honorarios arbitrales de cargo del Segundo
Solicitante, conforme a lo dispuesto en el párrafo final del apartado 8
del Anexo, y se dispuso que toda resolución dictada en este proceso
produciría efectos desde que sea notificada a las partes por fax, correo
ordinario, expreso o certificado, o por correo electrónico. Las
demás reglas de procedimiento establecidas en la referida resolución
fueron básicamente las siguientes: -
«Artículo Segundo: Sólo en caso que el segundo solicitante cumpla
oportunamente con la consignación indicada en el apartado B) del artículo
Primero de esta resolución, este tribunal dictará una resolución en la
cual fijará un plazo para que el primer solicitante presente, en
documento impreso y firmado, los argumentos en virtud de los cuales
sostiene tener derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En dicha
presentación, el primer solicitante deberá además cumplir con los
siguientes requisitos: a) Acompañar todas las pruebas en que funda su
pretensión; b) Acompañar copia de la escritura en donde la personería
del representante del primer solicitante y copia del RUT de dicha
sociedad, y en caso de comparecer a través de un abogado, se deberá además
acreditar la personería del compareciente; c) Designar un domicilio
postal del primer solicitante; y d) Designar una o más direcciones de
correo electrónico del primer solicitante.- -
«En caso que el primer solicitante no cumpla íntegra y oportunamente con
todo lo indicado en este artículo Segundo, se tendrá a dicha parte por
desistida de su solicitud de inscripción del nombre de dominio en
disputa, el cual será asignado al segundo solicitante. Sin perjuicio de
ello, se seguirán considerando hábiles tanto el domicilio postal como
la(s) direccion(es) de correo electrónico del primer solicitante,
singularizados en la primera resolución de autos. -
«Artículo Tercero: Sólo en caso que el primer solicitante cumpla con lo
dispuesto en el artículo Segundo precedente de esta resolución, el
tribunal dictará una resolución en la cual fijará un plazo para que el
segundo solicitante presente por escrito los argumentos en virtud de los
cuales sostiene tener derecho sobre el nombre de dominio en disputa,
debiendo acompañar todas las pruebas en que funda su pretensión, todo
ello bajo apercibimiento de tener a dicha parte por desistida de su
solicitud de inscripción del dominio en disputa, el cual será asignado
al primer solicitante. -
«En caso que el segundo solicitante cumpla oportunamente con lo anterior,
el tribunal fijará un plazo común no superior a seis días para que las
partes realicen observaciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias,
sin que puedan acompañar nuevos documentos. Vencido dicho plazo, quedará
cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará
en estado de sentencia.» En
la referida resolución se detallaron además diversas reglas de tramitación
relativas a plazos, notificaciones, incidencias y presentaciones de las
partes. Asimismo, se dispuso que cualquier duda o disputa en cuanto al
procedimiento, sería resuelta libremente por el tribunal, quien podría
igualmente actuar de oficio en estas materias, corrigiendo errores de
procedimiento o estableciendo reglas no previstas, las cuales producirían
efectos para las partes desde la fecha de su notificación. Con
fecha 14 de febrero de 2003, Viña Los Vascos S.A. cumplió con la carga
impuesta en la resolución indicada de fecha 25 de enero de 2003,
consignando oportunamente los honorarios arbitrales. Con
fecha 29 de marzo de 2003 se dictó resolución notificada a las partes
por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE: Que el segundo solicitante cumplió
oportunamente con la consignación de los honorarios arbitrales; Y visto
además lo dispuesto en el artículo segundo de la resolución de fecha 25
de enero de 2003 que contiene las normas de procedimiento; SE RESUELVE: El
Primer Solicitante tendrá plazo hasta el día 10 de abril de 2003, para
presentar, en documento impreso y firmado, los argumentos en virtud de los
cuales sostiene tener derecho sobre el nombre de dominio en disputa. En
dicha presentación, el primer solicitante deberá cumplir con los
siguientes requisitos: a) Acompañar todas las pruebas en que funda su
pretensión; b) Acompañar copia de la escritura en donde la personería
del representante del primer solicitante y copia del RUT de dicha
sociedad, y en caso de comparecer a través de un abogado, se deberá además
acreditar la personería del compareciente; c) Designar un domicilio
postal del primer solicitante; y d) Designar una o más direcciones de
correo electrónico del primer solicitante.- En caso que el primer
solicitante no cumpla íntegra y oportunamente con todo lo indicado
precedentemente, se tendrá a dicha parte por desistida de su solicitud de
inscripción del nombre de dominio en disputa, el cual será asignado al
segundo solicitante.» Con
fecha 10 de abril de 2003, Vascos Impresores Limitada presentó un escrito
dando cumplimiento a la referida resolución de fecha 29 de marzo de 2003,
en adelante el «Presentación Principal del Primer Solicitante». Con
fecha 12 de abril de 2003 se dictó resolución notificada a las partes
por vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «A la
presentación efectuada por el primer solicitante con fecha 10 de abril de
2003: Téngase por cumplido lo ordenado y por acompañados documentos
estatutarios y RUT. Remítase por esta misma vía a la contraparte copia
de la presentación en que recae esta resolución. VISTOS Y TENIENDO
PRESENTE: Que el Primer Solicitante cumplió oportunamente con lo ordenado
en la resolución de fecha 29 de marzo de 2003, y visto además lo
dispuesto en el artículo tercero de la resolución de fecha 25 de enero
de 2003 que contiene las normas de tramitación; SE RESUELVE: El Segundo
Solicitante, Viña Los Vascos S.A., tendrá plazo hasta el día 25 de
abril de 2003, para presentar, en documento impreso y firmado, los
argumentos en virtud de los cuales tendría derechos o intereses legítimos
para ser asignatario del nombre de dominio en disputa, debiendo acompañar
a dicha presentación todas las pruebas en que funda su pretensión, todo
ello bajo apercibimiento de tener a dicha parte por desistida de su
solicitud de inscripción del nombre de dominio en disputa. Dicha parte
deberá además dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo Cuarto de
la resolución de fecha 25 de enero de 2003, que contiene las normas de
tramitación.» Con
fecha 25 de abril de 2003, Viña Los Vascos S.A. presentó un escrito
dando cumplimiento a la referida resolución de fecha 12 de abril de 2003,
en adelante el «Escrito Principal del Segundo Solicitante». Con
fecha 9 de mayo de 2003 se dictó resolución notificada a las partes por
vía electrónica con igual fecha, cuyo texto fue el siguiente: «Proveyendo
la presentación efectuada por el Segundo Solicitante con fecha 25 de
abril de 2003: A LO PRINCIPAL: Por presentada la demanda, se resolverá en
definitiva. AL OTROSI: Por acompañados los documentos, pudiendo ejercerse
la facultad de impugnación dentro del término del traslado que se
confiere a continuación. Por esta misma vía, dése copia digitalizada de
dicha presentación al Primer Solicitante, sin perjuicio de su facultad de
solicitar al tribunal copia impresa de la misma y de los documentos acompañados.
VISTOS: El mérito de autos y lo dispuesto en la resolución de fecha 25
de enero de 2003, que contiene las normas de tramitación: SE RESUELVE:
Ambas partes tendrán plazo hasta el día 19 de mayo de 2003, para
realizar observaciones a las presentaciones y/o pruebas contrarias, sin
que puedan acompañar nuevos documentos. Vencido dicho plazo, quedará
cerrado el debate, sin necesidad de certificación, y el proceso quedará
en estado de sentencia.- Ambas partes deberán además dar cumplimiento a
lo dispuesto en el Artículo Cuarto de la resolución de fecha 25 de enero
de 2003, que contiene las normas de tramitación.» Ninguna
de las partes hizo uso del término antes indicado, por lo cual conforme a
lo dispuesto en las normas de procedimiento, reiterado en la resolución
precedente de fecha 9 de mayo de 2003, a contar del día 19 de mayo de
2003, el proceso quedó en estado de sentencia.
4. ANTECEDENTES
DE HECHO
De
los documentos acompañados por el Primer Solicitante, no objetados,
constan los siguientes hechos: -
Que el Primer Solicitante es una sociedad de responsabilidad limitada, con
domicilio en Santiago de Chile, constituida
con fecha 1º de julio de 1998 e inscrita en el Registro de Comercio de
Santiago con fecha 10 de julio de 1998. -
Que la razón social de dicha sociedad es «Vascos Impresores Limitada». -
Que el giro de dicha firma es la explotación industrial y comercial
relacionadas con las actividades de la industrias gráficas y fotomecánicas
en general, la impresión gráfica y el diseño de toda clase de
documentos, publicidad, impresión y edición de textos, representación
de productos, y otros rubros afines.
El
Segundo Solicitante Viña Los Vascos S.A. es una sociedad anónima del
giro de su denominación. De
los documentos acompañados por el Segundo Solicitante, no objetados,
constan los siguientes hechos: -
Que dicha firma el titular de los nombres de dominio <losvascos.cl>,
de fecha 25 de noviembre de 1999, <vinalosvascos.cl>, de fecha 3 de
noviembre de 1999 y <vinalosvascos.com>, de fecha 18 de abril de
2002. -
Que es titular de los registros marcarios Nº 650.317, Nº 603.528, Nº
570.536, Nº 570.731, correspondientes a las marcas LOS VASCOS, LES
BASQUES, LE DIX DE LOS VASCOS Y LE DIX DE LOS VASCOS, respectivamente,
todos para distinguir productos de la clase 33. -
Que dicha firma ha realizado diversa publicidad, según consta de las
impresiones de páginas web y
publicaciones de prensa acompañados a los autos.
5. PRETENSIONES DE LAS PARTES
El
Primer Solicitante, Vascos Impresores Ltda., básicamente afirma lo
siguiente: -
Que es una firma constituida con fecha 1º de julio de 1998, ante el
Notario Camilo Valenzuela Riveros, según consta en el repertorio Nº
1405/98, y su razón social es «Vascos Impresores Limitada». -
Que la referencia al nombre «vascos» fue utilizado por la ascendencia de
los propietarios de la empresa, originarios del país Vasco. -
Que la inscripción del nombre de dominio en disputa no pretende sino
mostrar a través de dicho nombre genérico, a dicha empresa. -
Que jamás ha pretendido menoscabar los intereses de Viña Los Vascos
S.A., ni de ninguna otra empresa que tenga relación con dicho nombre. -
Que aun cuando no ha registrado la marca VASCOS IMPRESORES, ésta
corresponde a su isotipo, tal como el que aparece en su membrete. -
Que es una firma comercialmente activa, con iniciación de actividades
ante el SII, con R.U.T. que le identifica como «Vascos Impresores Ltda.»,
con cuentas corrientes vigentes con tres bancos comerciales. -
Que cuenta con proveedores de renombre en el mercado nacional, tales como,
GMS, HAGRAF, DIMAR, EDIPAC, DIST. DE PAP. INDUSTRIALES, entre
otros, y que sus clientes son conocidos en el mercado, tales como CNS,
FANALOZA, VIRUTEX, CGE, entre otros.
El
Segundo Solicitante, Viña Los Vascos S.A., básicamente afirma lo
siguiente: -
Que dicha parte se formó a comienzos de la década de 1980, con dedicación
exclusiva a la exportación de sus vinos al mundo, sin embargo, la viña
como tal, existe en el mismo lugar, por más de 200 años, cuando los
ancestros de los propietarios originales trajeron desde Francia las cepas
que dieron origen a las viñas que hoy en día están en producción. Que
en 1988, Les Domaines Barons de Rothschild (Lafite), propietarios, entre
otros, de Chateau Lafite, adquirieron Los Vascos, iniciando ese año un
adecuado programa de modernización e inversiones, contribuyendo además
con el savoir faire para obtener
vinos de alta calidad. Hoy en día, controlado por Les Domaines Barons de
Rothschild (Lafite) y bajo su directa supervisión técnica, Los Vascos
está comprometido en producir finos y consistentes vinos, cuya elegancia
y armonía sea compartida con exigentes conocedores alrededor del mundo.
Los principales mercados de los vinos Los Vascos son los Estados Unidos, -
Que la viña está localizada en la provincia de Colchagua, una de las
zonas vitivinícolas más tradicionales de Chile, con características
microclimáticas muy particulares, con excelentes condiciones para
producir uvas de alta calidad. Que cuenta con 500 Hás. dedicadas a la
producción de uvas de variedades Cabernet Sauvignon, Merlot y Chardonnay.
-
Que desde el año 1999 cuenta con el sitio web
en Internet <www.losvascos.cl> y que además es titular de los
nombres de dominio <vinalosvascos.cl>, de fecha 3 de noviembre de
1999 y <vinalosvascos.com>, de fecha 18 de abril de 2002. -
Que es titular de los registros marcarios Nº 650.317, Nº 603.528, Nº
570.536, Nº 570.731, correspondientes a las marcas LOS VASCOS, LES
BASQUES, LE DIX DE LOS VASCOS Y LE DIX DE LOS VASCOS, respectivamente,
todos para distinguir productos de la clase 33. -
Que ha invertido grandes sumas de dinero para dotar de fama y prestigio a
su marca en nuestro país, como consta de los documentos acompañados. -
Que el propósito de los nombres de dominio es la identificación adecuada
de su titular y como lógica consecuencia, de los productos y/o servicios
que se transan en el mercado “virtual” de la red Internet.
Por su parte, el objetivo final de un nombre o razón social es
precisamente el mismo, esto es, la distinción por medio de un signo, del
origen de los bienes y/o servicios que se transan en el mercado
“real”. -
Que los nombres de dominio comparten un sinnúmero de aspectos, características
y propósitos con las marcas comerciales, de tal entidad que permiten
sostener que los dominios, además de la función técnica que cumplen,
tienen un rol fundamental como identificadores del origen de los diversos
bienes y/o servicios que se ofrecen vía Internet. Por ello, la resolución
de los conflictos por asignación de nombres de dominio debe ser resuelta,
entre otros, en atención a la titularidad de registros marcarios para el
signo pedido como dominio. -
Que si el nombre de dominio <vascos.cl> se le adjudicara a Vascos
Impresores Limitada sucederá que los usuarios de Internet, al ingresar al
sitio de <www.vascos.cl>, se encontrarán con información de otro
tipo, lo cual se traduce en un perjuicio irreparable para mi mandante y
produciría confusión en los usuarios de Internet. -
Que si se asignara el nombre de dominio al la contraparte se estaría
produciendo una dilución de su marca LOS VASCOS y podría causar confusión
a los usuarios que desearan ingresar al nombre de dominio <vascos.cl>
con la intención de informarse sobre los productos que comercializa dicha
parte en el país y se encontraran con cualquier otra información,
sobretodo teniendo en cuenta que dicha parte tiene dominios para su marca
en extensiones .cl y .com. -
Que existe una teoría conforme a la cual el titular de un nombre de
dominio debe ser la parte que ha conferido a los mismos fama, notoriedad y
prestigio a nivel nacional y/o internacional.
La aplicación de este criterio obliga a concluir que dicha parte tiene el
mejor derecho sobre el nombre de dominio <vascos.cl>,
debido a que es el que le ha otorgado fama y prestigio a nivel
nacional a la denominación «Vascos». -
Que no existe ningún registro marcario para la expresión «vascos», a
nombre del Primer Solicitante, lo cual reviste vital importancia, ya que
al momento de trabarse la litis la contraparte no tenía ningún derecho
sobre la expresión «vascos», por lo tanto el mejor derecho lo detenta
el Segunda Solicitante. -
Que no es posible aplicar el principio first
come first served en el caso de autos, ya que este sólo sirve de
principio dirimente en el caso de que ambas partes cuenten con igualdad de
derechos frente a un nombre de dominio, y en caso de autos el Segundo
Solicitante cuenta con derechos adquiridos previos a la solicitud del
nombre de dominio, derechos con los que no cuenta la contraparte y que no
pueden ser ignorados por esta ni por este tribunal, lo que impide que se
proceda a aplicar el principio antes señalado en el caso de autos.
6.
DEBATE Y CONCLUSIONES
El presente proceso está
sometido a las reglas de los árbitros arbitradores, conforme a lo
dispuesto en el art. 7 de la RNCh, el
cual dispone que «Los árbitros tendrán el carácter de
‘arbitrador’, y en contra de sus resoluciones no procederá recurso
alguno». Con arreglo a ello, deben tenerse presente las disposiciones
pertinentes contenidas en el Código de Procedimiento Civil y Código Orgánico
de Tribunales. En tal sentido, dispone el artículo 640 Nº 4 del Código
de Procedimiento Civil que la sentencia del arbitrador contendrá «las
razones de prudencia o de equidad que sirven de fundamento a la sentencia»,
disposición cuyo sentido es reiterado por los artículos 637 del mismo Código
y 223 del Código Orgánico de Tribunales. En relación a la
procedencia del presente arbitraje, al ámbito de competencia y a su carácter
vinculante para las partes, el art. 6 de la RNCh señala que «Por el
hecho de solicitar la inscripción de un nombre de dominio bajo el Dominio
CL, se entiende que el solicitante: [...] acepta expresamente, suscribe y
se compromete a acatar y regirse por todas las normas contenidas en el
presente documento, sin reservas de ninguna especie»; mientras que el párrafo
tercero del art. 12 de la RNCh señala que «Por el solo hecho de
presentar su solicitud, todos los solicitantes se obligan, a aceptar el
mecanismo de mediación y arbitraje para solución de conflictos que se
susciten en la inscripción de nombres de dominio, a acatar su resultado,
y a pagar los gastos y las costas según lo determine el árbitro». Dentro de las normas
especiales aplicables a la especie contenidas en la RNCh debe citarse
aquella contenida en el art. 12, párrafo 1º, conforme al cual «Si al
cabo del período de 30 días corridos a contar de la publicación de la
primera solicitud para un nombre de dominio dado, se encontraran en trámite
dos o más solicitudes de inscripción para ese mismo nombre de dominio,
se iniciará el proceso de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento de
Mediación y Arbitraje, contenido en el anexo 1 de esta reglamentación». En relación a los
requisitos o exigencias normativas substantivas establecidas para las
solicitudes de inscripción de nombres de dominio, dispone el párrafo
primero del art. 14 de la RNCh que «Será de responsabilidad exclusiva
del solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la
ética mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por
terceros». Por
otro lado, previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo,
resulta necesario precisar cuál es la posición procesal que ocupan las
partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio y la situación
jurídica en que éstas se hallan con respecto a un nombre de dominio en
conflicto, conforme al sistema de la RNCh. Al
respecto, conforme se explica en los apartados siguientes, este
sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se
encuentran en igualdad o paridad de posiciones jurídico-procesales dentro
del litigio, al mismo tiempo que se hallan en la misma situación jurídica
con respecto al nombre de dominio en conflicto, lo cual explica el esquema
procedimental seguido en autos y la forma como se aborda este fallo.
Previo a desarrollar los fundamentos que sustentan este fallo, resulta necesario precisar cuál es la posición procesal que ocupan las partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio, conforme al sistema de la RNCh. Al respecto, conforme se explica más abajo, este sentenciador es de opinión que todas las partes del conflicto se encuentran en igualdad o paridad de posiciones jurídico‑procesales dentro del litigio. Para
explicar esta temática resulta fundamental primeramente referirse a la
naturaleza jurídico‑procesal de las solicitudes sobre un nombre de
dominio del ccTLD <.cl> en el contexto de un conflicto por asignación,
vale decir, en un supuesto en que convergen dos o más solicitantes sobre
un mismo SLD. Cierta
práctica y corriente jurisprudencial ha entendido que el o los
solicitantes posteriores son verdaderos «oponentes» con respecto a la
solicitud originaria, postura que no se concilia, a juicio de este
sentenciador, con los fundamentos y consecuencias la institución de la
oposición en términos generales, según se explica en los siguientes párrafos. En
el derecho nacional existen procedimientos que tienen por objeto la
constitución o nacimiento de una posición o situación jurídica, y en
cuyo íter procedimental se contemplan vías de oposición por parte de
terceros interesados. Así ocurre, por ejemplo, con el procedimiento de
cambio de nombre (art. 2 de la Ley Nº 17.344), regularización de la
posesión de la pequeña propiedad raíz (arts. 11 y sgts. del Decreto Ley
Nº 2.695, del año 1979), inscripción de variedades vegetales (arts.
24 y sgts. de la Ley Nº 19.342) e inscripción de marcas comerciales
y patentes de invención (art. 5 de la Ley Nº 19.039). Dicho
mecanismo de oposición se contempla además, con caracteres de aplicación
general, para los procedimientos de jurisdicción voluntaria o no
contenciosa (art. 823 del Código de Procedimiento Civil). En
este contexto es relevante precisar cuál es el contenido de la pretensión de oponente en los casos antes reseñados. Si bien la
particularización de dicha pretensión dependerá de cada caso concreto y
de la naturaleza del proceso en el cual interviene el oponente, es posible
sostener en términos generales que la pretensión de todo oponente es
impedir que la solicitud o petición del solicitante o peticionario sea
accedida o aceptada por el órgano que detenta las potestades
administrativas o jurisdiccionales, o al menos que dicha petición sea
accedida en términos más restringidos o limitados que los manifestados
por el peticionario. Pero es fundamental subrayar que en ninguno de estos
casos el oponente tiene la posibilidad de acceder en el mismo proceso
jurisdiccional o administrativo al bien u objeto en que recae la petición
impugnada. Así, por ejemplo, el oponente a la solicitud de cambio de
nombre no puede solicitar en el mismo proceso que su propio nombre sea
reemplazado por aquél que es objeto de la solicitud; tampoco el oponente
a la inscripción de una marca comercial puede solicitar que dicha marca
le sea concedida como consecuencia de aceptarse su oposición. Todo
lo anterior demuestra que la institución de la oposición en los
procedimientos reglados tiene por finalidad dar la posibilidad que
terceros interesados o posiblemente afectados puedan hacer valer sus
derechos impidiendo la aceptación de la solicitud impugnada, o al menos
obteniendo su limitación o modificación. Se trata, en términos jurídico-procesales,
de una acción cautelar, que en todo caso no supone ni conlleva una petición
o solicitud sobre el mismo bien u objeto de la solicitud impugnada. Con
arreglo a lo expuesto, la institución de la oposición no parece ser
aplicable en el sistema de la RNCh a los supuestos en que concurren dos o
más solicitudes sucesivas sobre un mismo nombre de dominio. En opinión
de este sentenciador, los solicitantes posteriores no deducen pretensiones
de oponente, en los términos antes desarrollados, ya que el contenido de
la solicitud posterior corresponde a una petición sobre el mismo bien u
objeto de la solicitud precedente, de tal suerte que la finalidad de la
intervención del solicitante posterior en el proceso de registro es
obtener para sí la asignación del nombre de dominio disputado, siendo el
rechazo a la petición de el o los solicitantes prioritarios sólo una
consecuencia de ello. Por estas mismas razones tampoco puede aplicarse en
derecho a los solicitantes posteriores la calidad de «demandantes», a lo
cual debe agregarse el hecho que el acto jurídico en virtud del cual nace
el conflicto de intereses —la solicitud posterior— no es una «demanda»
propiamente tal, pues carece de todos los elementos propios de ésta. Visto
desde otro ángulo, sostener que el o los solicitantes posteriores son
oponentes o demandantes implica admitir al mismo tiempo que el primer
solicitante tendría la calidad de «demandado», lo cual no se concilia
con el sistema de la RNCh que admite la existencia de pluralidad de
solicitantes. En efecto, en los supuestos en que concurren tres o más
solicitantes habría que entender que todos ellos, salvo el primero, son
demandantes, conclusión insatisfactoria pues no soluciona
consecuentemente cuál ha de ser la posición procesal de los solicitantes
posteriores entre sí, esto es,
si son demandantes o demandados; otra posibilidad, e incluso una suerte de
paliativo a la solución precedente, sería entender que en los supuestos
de pluralidad de solicitantes todos ellos se demandan entre sí, en una
suerte de juicio caótico en que confluyen multiplicidad de actores y
demandados, ostentando todos ellos a la vez una doble naturaleza procesal
respecto de unos mismos hechos, solución cuya sola enunciación demuestra
su incoherencia lógica y jurídica. Por
todas estas razones, parece más armónico con las normas regulatorias de
la RNCh y con los principios generales del derecho nacional entender que
en los conflictos generados a virtud de dos o más solicitudes de
inscripción de nombres de dominio no existen oponentes, demandantes ni
demandados, sino únicamente diversas partes, llamadas «solicitantes»,
todas ellas portadoras en definitiva de una misma pretensión final y que
por lo mismo se hallan, unas respecto de las otras, en la misma posición
procesal. Concordante
con lo anterior, la tramitación de este proceso se ha seguido conforme a
los postulados asumidos, dando cuenta de ello las reglas de procedimiento
establecidas, los estadios procesales cronológicamente comunes y la
equivalente carga de la prueba para ambas partes.
Resulta
también necesario precisar cuál es la situación jurídica en que se
hallan las partes con respecto al nombre de dominio en conflicto, de
acuerdo al sistema de la RNCh. Al respecto, según se explica en los
apartados siguientes, este sentenciador es de opinión que todas las
partes se hallan en la misma situación jurídica con respecto al nombre
de dominio en conflicto. En
primer término, conviene dejar establecida la postura de este
sentenciador respecto de un aforismo utilizado ampliamente en estas
materias denominado first come first served, conforme al cual la
asignación de nombres de dominio corresponde a quien los solicita en
primer lugar. En nuestro medio dicho principio se ha interpretado
generalmente en el sentido que todo nombre de dominio secundario ha de ser
asignado, por regla general, a aquella persona que cuente con la calidad
de primer solicitante, salvo que se configure algún supuesto de excepción
que permita romper la regla enunciada. Como se advierte, de acuerdo a este
último esquema, el primer solicitante está en una posición de ventaja
inicial respecto de los solicitantes posteriores sobre el mismo SLD,
ventaja que sólo cede si se demuestra que el primer solicitante ha
actuado de mala fe, o si los interesados posteriores acreditan lo que se
suele denominar en la práctica —con dudoso acierto— «mejor derecho»
sobre el nombre de dominio disputado[1]. El
principio en cuestión se explica en los sistemas de TLDs en donde la
asignación de un nombre de un dominio secundario es coetánea con su
solicitud, y por tanto corresponde más bien a una denominación para
explicar en forma breve cómo funcionan técnicamente tales sistemas, pero
de allí a concluir que se trata de un principio preponderante destinado a
resolver conflictos jurídicos entre solicitantes litigantes hay un trecho
que no resulta justificado. Por lo mismo, en el sistema que rige la
asignación de nombres de dominio del ccTLD <.cl>, en donde se da
cabida a más de una solicitud sobre un mismo SLD cuya asignación
definitiva queda suspendida, la verdadera aplicabilidad de este principio
debe entonces ser definida con arreglo al conjunto de normas que conforman
dicho sistema. En
este sentido, cabe señalar que la aplicación general o preferente del
citado aforismo no se encuentra consagrada de manera expresa en la RNCh y
sólo se alude a él de manera tangencial a propósito del supuesto de
inasistencia de todas las partes a la primera audiencia citada por el árbitro,
disponiendo que en tal caso «el árbitro emitirá una resolución que
ordene que el dominio en disputa se asigne al primer solicitante» (art.
8, párrafo 4º, del Anexo). En opinión de este sentenciador no puede
desconocerse, por tanto, que el aforismo en análisis ha sido recogido en
la norma citada, y su reconocimiento como principio jurídico guarda armonía
con los aforismos romanos «prior in tempore, potior in iure» o
«prior in tempore, prior in re». Con todo, es menester
determinar la verdadera preeminencia de dicho principio dentro de un orden
de prelación o jerárquico, vale decir, si efectivamente se trata de un
principio «rector» a partir del cual el sentenciador ha de construir el
razonamiento que conduce a la sentencia, o si por el contrario se trata de
una solución a aplicar en defecto o ausencia de otras normas o principios
jurídicos que permitan solucionar una controversia de esta naturaleza. En
cualquier caso, es menester decidir además bajo qué condiciones es dable
aplicar dicho principio. Un
primera respuesta se halla en la norma contenida en el art. 14, párrafo 1º,
de la RNCh, conforme al cual «Será de responsabilidad exclusiva del
solicitante que su inscripción no contraríe las normas vigentes sobre
abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética
mercantil, como asimismo, derechos válidamente adquiridos por terceros».
Dicha norma resulta fundamental para resolver la interrogante planteada,
puesto que no distingue entre solicitante originario y ulterior, sino que
la responsabilidad allí consagrada —una suerte de obligación
negativa— afecta a todos y cada uno de los cosolicitantes, sin excepción;
luego, estando todas las partes sometidas a la misma obligación de no
afectar las normas, principios y derechos referidos, entonces resulta
forzoso concluir que ninguna de ellas está en situación de ventaja con
respecto al SLD disputado, en desmedro de los demás solicitantes, sino
que todas ellas deben cumplir, sin excepciones ni morigeraciones de
ninguna especie, con lo dispuesto en la citada norma. Por lo mismo, en el
contexto de un litigio por asignación, cualesquiera de las partes en
conflicto puede sostener y acreditar que el o los restantes solicitantes
no han cumplido con lo dispuesto en la norma en análisis, facultad que no
está reservada ni para los solicitantes posteriores ni para el primero. De
lo expuesto se concluye que el referido aforismo first come first seved
no puede aplicarse como principio «preponderante» para resolver un
conflicto sobre asignación de nombre de dominio del ccTLD <.cl>,
sino que previamente han de analizarse los hechos involucrados a la luz de
otras normas o principios jurídicos que presupongan una equivalencia o
paridad de condiciones entre todas las solicitudes en conflicto. Sólo en
el supuesto de que ninguna de tales normas o principios permitan
solucionar la controversia, y que como consecuencia de ello todas la
solicitudes en conflicto se mantengan en igualdad de condiciones,
entonces resultará legítimo solucionar la controversia conforme al
citado aforismo, lo cual equivale a asignarle el carácter de solución de
ultima ratio. Las
conclusiones precedentes resultan concordantes con una interpretación
sistemática o analógica sustentada en la norma contenida en el citado
art. 8, párrafo 4º, del Anexo. En efecto, como se ha dicho, la citada
norma es la única que alude al principio first come first seved, y
lo hace de manera tangencial cuando dispone que para el caso en que
ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia de conciliación,
«el árbitro emitirá una resolución que ordene que el dominio en
disputa se asigne al primer solicitante». Lo anterior significa que el
sistema de la RNCh recurre al principio en cuestión únicamente cuando no
queda otra vía de solución que permita optar por uno u otro sujeto
procesal, y sólo en tal supuesto se privilegia al primer solicitante. Por
lo tanto, la aplicación de este principio sólo resultará armónica y
consecuente en tanto exista una situación análoga a la contemplada en la
citada norma, esto es, únicamente cuando las partes en conflicto se
hallan en una situación jurídica equivalente respecto del mismo nombre
de dominio. Tales
conclusiones también guardan armonía con el principio de imparcialidad
de la administración de justicia, el cual se vería afectado si se sigue
la tesis de la aplicación preferente del aforismo analizado, puesto que
ello equivaldría a ejercer jurisdicción en base a una premisa
discriminatoria, en donde el juez se vería con el pie forzado a resolver
sobre la base de un juicio ex ante y abstracto. Con
arreglo a todo lo expuesto, mal podría concluirse que el sistema de la
RNCh establece un esquema prejuiciado a favor de los primeros
solicitantes, cuando es la propia reglamentación la que ha establecido un
periodo especial para que intervengan otras solicitudes sobre el mismo
nombre de dominio, todo ello en base a un esquema de asignación posterior
y no coetánea con la primera solicitud, a diferencia de otros sistemas
comparados. A
mayor abundamiento, el razonamiento antes desarrollado es plenamente
concordante con otros sistemas que tienen por objeto la constitución o
declaración de un derecho, y en donde pueden converger dos o más
solicitudes. Así por ejemplo, en materia de marcas comerciales y patentes
de invención, el reglamento de la Ley 19.039 dispone en su art. 22 que «En
caso que dos o más solicitudes de privilegios interfieran entre sí,
tendrá prioridad la solicitud que haya ingresado primero al Departamento,
sin perjuicio que, mediante el debido proceso ante el Jefe del
Departamento, se determine quién es el verdadero creador». Otro tanto
sucede en materia de variedades vegetales, en donde conforme al art. 30 de
la Ley 19.342, se dispone que «Si se presentaren dos o más solicitudes
respecto de una misma variedad, se preferirá aquélla que exhiba mejor título.
Para el caso que no pudiere determinarse con precisión cuál es el mejor
título o éstos fueren semejantes, se preferirá la solicitud más
antigua».
Descartada,
pues, la preeminencia del citado principio first come first seved
en la resolución de un conflicto sobre asignación de nombre de dominio
del TLD <.cl>, sólo queda por resolver cuáles son aquellas otras
normas o principios jurídicos conforme a las cuales debe decidirse dicha
controversia. Al respecto, y conforme a lo expuesto supra
6.1.1., deben complementarse adecuadamente las disposiciones expresas
contenidas en la RNCh con los principios de prudencia y equidad. En
consecuencia, habiendo texto expreso que establece condiciones o
requisitos de registrabilidad de un nombre de dominio, entonces la
aplicación preferente de la citada norma del art. 14, párrafo 1º, de la
RNCh resulta ineludible a estos efectos, de manera que en primer término
deberá decidirse si alguna de las solicitudes en conflicto contraría
normas vigentes sobre abusos de publicidad, principios de competencia leal
y ética mercantil o derechos válidamente adquiridos por terceros. La
apreciación de los hechos involucrados y la toma de decisión a este
respecto deberán, además, ser armónicas con los principios de prudencia
y equidad. Si
aún así se decide que todas las solicitudes en conflicto se encuentran
excluidas de los alcances de dicha norma, entonces la controversia deberá
resolverse únicamente recurriendo a las razones de prudencia y equidad. A
este respecto es posible estructurar algunos criterios que pueden servir
de guía al sentenciador para resolver a cuál de las partes deberá
asignar el SLD litigioso, criterios que —para mantener una coherencia
metodológica— deben referirse a supuestos diversos o residuales a los
contemplados en la norma del citado art. 14 de la RNCh. Sin pretender
agotar la temática, pueden mencionarse a título ejemplar el criterio de
la identidad, que implica
preferir a aquella parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés
pertinente sea idéntico al SLD del dominio litigioso, y si ninguno de de
los derechos de las partes presenta dicha identidad, a aquella parte cuyo
derecho, o el núcleo relevante o evocativo del mismo, sea idéntico al
SLD del dominio litigioso; el criterio cronológico, que significa
privilegiar a la parte cuya marca, nombre u otro derecho o interés
pertinente sea preexistente en términos relevantes, supuesto que todas
las partes en conflicto ostenten derechos o intereses de la misma
naturaleza; el criterio de la notoriedad, que en el mismo supuesto
anterior permite decidir a favor de la parte cuya marca, nombre u otro
derecho pertinente goce de tal fama o nombradía que permita presumir que
mediante la asignación del dominio litigioso a otra parte se producirá
confusión en los usuarios de la Red o dilución de marca, y si todos los
signos distintivos se encuentran en similar posición, debe preferirse la
pretensión de aquella parte cuyo signo distintivo o derecho pertinente
ostente mayor notoriedad comparativa; el criterio del abuso de derecho,
que tendrá incidencia en los casos en que una de las partes, titular de
un derecho pertinente, lo ejerza de manera arbitraria o abusiva; el
criterio de la buena o mala fe, para cuya apreciación pueden
servir de guía los parámetros no taxativos expuestos en el art. 22 de la
RNCh[2];
y el criterio del derecho preferente, aplicable en supuestos en los
cuales todas las partes en conflicto detenten derechos o intereses
pertinentes, pero de diversa naturaleza. Como es obvio, la preeminencia de
uno u otro criterio es una cuestión de difícil —o acaso imposible—
solución abstracta y la decisión casuística dependerá de los
principios de prudencia y equidad aplicables[3].
Como
consecuencia de lo expuesto en el apartado precedente, corresponde
determinar el sentido y alcance de las tres hipótesis contempladas en el
art. 14, párrafo 1º, de la RNCh. a)
Solicitud que contraría normas
sobre abusos de publicidad: Esta primera hipótesis, dado el tenor del
texto, alcanza únicamente a supuestos que contravienen normas expresas
del ramo, entendiendo por tales normas positivas de aplicación general.
En este sentido, habiendo sido derogada la Ley Nº ley N° 16.643 sobre «Abusos
de Publicidad»[4],
el texto legal que la sucedió es la actual Ley Nº 19.733, sobre «Libertades
de Opinión e Información y Ejercicio del Periodismo», cuya normativa
entrega pocas luces para dar sentido al supuesto en análisis que nos
ocupa, ya que junto con regular la función periodística y de los medios
de comunicación social, establece diversas figuras penales. En
este sentido, la aplicación de dicha normativa tendía más sentido u
operatividad si los hechos analizados se refirieran al contenido de un web,
pero la causal de revocación de nombres de dominio en análisis apunta únicamente
a la solicitud de inscripción misma, vale decir, al contenido del SLD
propiamente tal. Y si bien difícil, no es imposible que mediante el
contenido o significado de un SLD se incurra en conductas de abuso de
publicidad, las cuales, conforme a lo expuesto, tendrían que constituir
delitos propiamente tales contemplados en la citada Ley Nº 19.733. A este
respecto, sólo parecen resultar aplicables las figuras típicas
contempladas en el art. 29 de la citada Ley, a saber, los delitos de
calumnia e injuria cometidos a través de cualquier medio de comunicación
social, ello en el entendido que la Internet sea considerada un medio de
dicha naturaleza, y supuesto también que la calumnia o injuria esté
contenida en el SLD mismo[5].
Podría
también sostenerse que las disposiciones contenidas en el Código de Ética
Publicitaria del CONAR (Consejo de Autorregulación y Etica Publicitaria)
son aplicables en la materia, pues muchas de ellas están destinadas
precisamente a sancionar conductas de abusos de publicidad, aunque en
opinión de este árbitro la aplicación de dicho Código, al no ser norma
de rango legal ni reglamentario y por ende no siendo vinculante erga
omnes, resulta discutible para dar sentido y alcance a la causal de
revocación en análisis, mas no por ello desechable por otro capítulo,
como se indica más abajo. En
consecuencia, teniendo el supuesto en análisis una exigencia de carácter
normativo, que en opinión de este sentenciador debe entenderse como norma
de aplicación general, en definitiva el alcance de la misma queda
bastante reducido, aunque no por ello se trata de una hipótesis vacía,
puesto que en la práctica más de alguna norma especial destinada a
evitar actos concretos de publicidad abusiva podría resultar aplicable,
sea en la actualidad[6]
o bien a futuro. b)
Solicitud que contraría principios
de competencia leal o ética mercantil: Los supuestos aquí
subsumibles no están limitados, como en la hipótesis precedente, a
normas de aplicación general y obligatoria, de manera que su ámbito de
alcance es ciertamente mucho más amplio. A este respecto, para determinar
cuando una solicitud de inscripción de nombre de dominio atenta contra
principios de competencia leal o ética mercantil, sirven de guía
ilustrativa tanto las normas expresas sobre el particular, dado que las normas consagran o
reflejan principios formativos, como los principios
generales propiamente tales que emanan de la legislación en su
conjunto (por ejemplo, Constitución Política de la República, D.L. 211,
Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial, Ley de
Protección al Consumidor). Adicionalmente, las normas contenidas en el
antes citado Código de Ética Publicitaria del CONAR son también
aplicables para dar sentido a este supuesto, pues muchas de las normas
contenidas en dicho Código están destinadas precisamente a velar y
proteger principios de sana competencia y de ética publicitaria, como se
señala expresamente en dicho cuerpo normativo, y si bien su ámbito de
aplicación está limitado a los asociados de dicha entidad, los
principios allí consagrados ciertamente la trascienden. c)
Solicitud que contraría derechos válidamente
adquiridos por terceros: A este respecto, este sentenciador entiende
que una solicitud afecta derechos válidamente adquiridos cuando concurren
copulativamente dos presupuestos, a saber:
(i) que el titular de la solicitud examinada carezca de todo
derecho o interés legítimo en relación a un nombre, marca u otra
designación o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo
característico o evocativo, esté aludido, reproducido o contenido en el
nombre de dominio disputado; y
(ii) que un tercero afectado (litigante de la controversia) sea
titular de algún derecho válidamente adquirido en relación a un nombre,
marca u otra designación o signo distintivo que, de manera íntegra o
cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido, reproducido o
contenido en el nombre de dominio disputado. La
concurrencia de tales condiciones copulativas debe verificarse, además,
al momento de la solicitud cuestionada, ya que de otro modo no podrían
contrariarse derechos adquiridos mediante
la solicitud misma.[7]
Es
menester agregar, además, que la afectación a derechos adquiridos puede
verificarse de diversos modos, puesto que la norma en análisis recurre a
la expresión «contrariar», la cual, dada su amplitud, comprende
cualquier tipo de afectación a un derecho, sea que se trate de una
perturbación, afectación o perjuicio, sea en relación al derecho en sí
o a su libre ejercicio. En
suma, conforme a lo dicho puede sostenerse que una solicitud de nombre de
dominio contraría derechos válidamente adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un derecho adquirido de un tercero
sobre un nombre, marca u otra designación o signo distintivo que, de
manera íntegra o cuyo núcleo característico o evocativo, esté aludido,
reproducido o incluido en el nombre de dominio disputado, siempre que el
titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o
interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo
distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o
evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado.
Conforme
a los postulados precedentes asumidos, corresponde primeramente analizar
si las solicitudes en controversia incurren en la previsión dispuesta en
el art. 14 de la RNCh, esto es, si infringen normas sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente
adquiridos, todo ello a la luz de los principios de prudencia y equidad.
En caso de no existir infracción de dicha norma, el conflicto deberá
resolverse únicamente recurriendo a los principios de prudencia y
equidad, según lo expuesto supra 6.1.4.
A
este respecto, siguiendo los lineamientos esbozados supra
6.1.5., cabe concluir que, conforme al mérito de autos, no existen
antecedentes que permitan suponer que mediante alguna de las solicitudes
en disputa se infrinja alguna norma sobre abusos de publicidad o algún
principio de competencia leal o ética mercantil. En
efecto, en primer término, el contenido del SLD del dominio en disputa,
vale decir, la palabra «vascos» no es portadora de ningún significado
injurioso o calumnioso, ni tampoco resulta contraria a ninguna norma
especial sobre publicidad abusiva aplicable. Por otro lado, conforme a los elementos de prueba no objetados aportados por el Primer Solicitante queda acreditado que dicha parte es una sociedad dedicada al giro de imprenta, diseño, edición de textos y publicidad. Por su parte, en virtud de los elementos de prueba no objetados aportados por el Segundo Solicitante, queda acreditado que dicha parte es una sociedad dedicada al giro vitivinícola. Como se advierte, los productos y servicios de las partes intervienen en circuitos comerciales totalmente disímiles, no existiendo por tanto competencia entre ellas, por lo que mal podrían las correspondientes solicitudes sobre el nombre de dominio en disputa afectar normas o principios vinculados con la sana y leal competencia entre dichas partes, o con la ética mercantil.
Adicionalmente,
es menester determinar si mediante alguna de las solicitudes en conflicto
se infringen o no derechos válidamente adquiridos por terceros, debiendo
limitarse el análisis, para estos efectos, únicamente a los posibles
derechos válidamente adquiridos por las partes de autos, ya que a ellas
se limita la controversia. A
este respecto debe tenerse presente lo dicho más arriba en relación a
que una solicitud de nombre de dominio contraría derechos válidamente
adquiridos cuando mediante ésta se perturbe, afecte o perjudique un
derecho adquirido de un tercero sobre un nombre, marca u otra designación
o signo distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico
o evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado, siempre que el
titular de la solicitud de nombre de dominio carezca de todo derecho o
interés legítimo en un nombre, marca u otra designación o signo
distintivo que, de manera íntegra o cuyo núcleo característico o
evocativo, esté aludido, reproducido o incluido en el nombre de dominio
disputado. Según
se encuentra acreditado en autos —supra 4.1.—,
la razón social del Primer Solicitante es «Vascos Impresores Limitada»,
según escritura pública de constitución de fecha 1º de julio de 1998. De
lo anterior se concluye que el Primer Solicitante detenta derechos
adquiridos sobre su nombre social «Vascos Impresores Limitada», desde el
año 1998, siendo el núcleo característico o evocativo de dicho nombre
la palabra «vascos», dado que el vocablo «impresores» resulta genérico
para el giro social de dicha parte, mientras que la expresión «limitada»
corresponde a la designación obligatoria aplicable al tipo societario de
dicha parte. La referida palabra «vascos» está reproducida íntegramente
en el nombre de dominio disputado. Además, el derecho en cuestión es
preexistente a la fecha de la primera solicitud sobre el nombre de dominio
en análisis. Por
su parte, según se encuentra acreditado en autos —supra 4.2.— el Segundo Solicitante es titular de la marca LOS VASCOS,
registrada a su nombre en Chile bajo el Nº 650.317, con fecha 28 de
noviembre de 2002, renovación del registro Nº 395.087, para distinguir
productos de la clase 33, expresión que además corresponde a su nombre
social «Viña Los Vascos S.A.» Dicha parte es, además, titular de la
marca LE DIX DE LOS VASCOS, inscrita bajo los Nº 570.536 y Nº 570.731,
ambos para distinguir productos de la clase 33, inscritos en junio de
2000. Dicha firma es también titular de los nombres de dominio <vinalosvascos.cl>,
de fecha 3 de noviembre de 1999 y <vinalosvascos.com>, de fecha 18
de abril de 2002. De
lo anterior se concluye entonces que el Segundo Solicitante detenta
derechos adquiridos sobre la marca comercial LOS VASCOS, desde el año
1992 —época que corresponde a la primera inscripción de dicha marca en
Chile—, sobre el nombre de dominio <losvascos.cl> desde el año
1999, y sobre el nombre social «Viña Los Vascos S.A.», cuya data de
constitución no consta en autos, pero que en todo caso igualmente es
precedente a la fecha de su solicitud sobre el nombre de dominio
litigioso. Además, el núcleo característico o evocativo de dicho nombre
social es la expresión «los vascos», dado que el vocablo «viña»
resulta genérico para el giro social de dicha parte, mientras que la
sigla «S.A.» corresponde a la designación obligatoria aplicable al tipo
societario de dicha parte. En consecuencia, tanto la marca comercial LOS
VASCOS, el nombre de dominio <losvascos.cl>, así como el núcleo
característico o evocativo del nombre social del Segundo Solicitante, «los
vascos», están aludidos en el nombre de dominio disputado. Todo
lo anterior lleva a concluir que ninguna de las solicitudes en disputa
contraría derechos válidamente adquiridos, puesto que ambas partes son
respectivamente titulares de derechos sobre signos distintivos cuyos núcleos
característicos o evocativos están reproducidos o aludidos, en su caso,
en el nombre de dominio disputado.
De
conformidad a lo expuesto en los apartados precedentes, ninguna de las
solicitudes en disputa incurre en las previsiones contenidas en el
apartado 14 de la RNCh, vale decir, no infringen normas sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil, ni derechos
válidamente adquiridos. En
consecuencia, dado que las solicitudes en conflicto se encuentran
excluidas de los alcances de la referida norma, la controversia deberá
resolverse entonces recurriendo únicamente a las razones de prudencia y
equidad. Por lo tanto, corresponde aquí determinar si existen
antecedentes que permitan concluir si alguna de las partes detenta un
derecho o interés superior que justifique que el nombre de dominio en
disputa le sea asignado de manera exclusiva y excluyente. Un
primer aspecto que conviene analizar es el aquí llamado criterio de la identidad, que implica preferir la pretensión de aquella parte cuya
marca, nombre u otro derecho o interés pertinente sea idéntico al SLD
del dominio litigioso, y si ninguno de los derechos de las partes presenta
dicha identidad, a aquella parte cuyo derecho, o el núcleo relevante o
evocativo del mismo, sea idéntico al SLD del dominio litigioso. En la
especie, ninguno de los nombres sociales o marcas invocados por las partes
es idéntico al SLD del dominio litigioso, no obstante lo cual debe
advertirse que el núcleo característico o evocativo de la razón social
del Primer Solicitante es la expresión «vascos», el cual sí es idéntico
al nombre de dominio en disputa. Por su parte, tanto la marca comercial,
el nombre de dominio precedente invocado y el núcleo característico o
evocativo del nombre social del Segundo Solicitante, es la expresión «los
vascos», la cual, si bien está aludida en el nombre de dominio
disputado, no es idéntica al SLD del mismo. A este respecto, en
consecuencia, la prudencia y equidad aconsejan dar preferencia la pretensión
del Primer Solicitante. Lo anterior resulta además coherente con los
criterios prácticos de búsqueda intuitiva en la Red por parte de los
usuarios, habida cuenta que el Segundo Solicitante ya es titular del
dominio <losvascos.cl>, el cual reproduce de manera exacta su marca
y el núcleo característico de su nombre social. Otro
antecedente a confrontar son los elementos cronológicos
involucrados. En este sentido, según se ha destacado, el Primer
Solicitante se constituyó como persona jurídica con fecha 1º de julio
de 1998, mientras que la fecha de constitución del Segundo Solicitante no
consta en autos, pero es indudable que al menos data del año 1992
—fecha de la primera inscripción de la marca LOS VASCOS— y en todo
caso la fecha de nacimiento de dicho derecho marcario constituye un
antecedente cronológico autosuficiente a estos efectos. Sobre este punto
cabe concluir que los derechos del Segundo Solicitante son preexistentes,
lo cual indica que debiera preferirse la pretensión del Segundo
Solicitante. Con todo, no puede desconocerse que el breve lapso de tiempo
entre uno y otro derecho —seis años— no resulta relevante o
determinante como para preferir la pretensión de una parte en desmedro de
la otra, basado en este solo antecedente. Otro
aspecto a considerar es el grado de notoriedad de las marcas o
nombres sociales en los cuales las partes fundan sus pretensiones. En
opinión de este sentenciador, si bien el Segundo Solicitante ha
acreditado uso de su marca a través de la Red —mas no así uso de sus
nombres de dominio invocados <www.losvascos.cl>, <www.vinalosvascos.cl>
y <www.vinalosvascos.com>, como direcciones URL—, cabe puntualizar
que dicho uso se refiere específicamente a la expresión «los vascos»,
y no al vocablo «vascos», y en todo caso no existen antecedentes
suficientes como para concluir que la marca o nombre social de dicha parte
ostenten una notoriedad tal en términos de advertirse un riesgo de
confusión entre los usuarios de la Red o dilución de la marca
respectiva, en caso de no asignarse el dominio en disputa a dicha parte,
siendo ambas partes sociedades con rubros del todo disímiles. Más aún,
dado que tanto la marca comercial como el núcleo característico o
evocativo del nombre social del Segundo Solicitante es la expresión «los
vascos», la cual de por sí es coincidente con el nombre de dominio <losvascos.cl>,
de titularidad del Segundo Solicitante, no se advierte entonces potencial
de confusión entre los usuarios de la Red ni riesgo de dilución de la
marca homónima. Desde
otro ángulo, debe señalarse que no existen antecedentes en autos para
suponer siquiera que alguna de las partes ha actuado de mala fe o que haya
abusado de sus derechos sobre las marcas o nombres sociales que sustentan
sus pretensiones, al momento de solicitar el nombre de dominio en disputa.
Además,
si se analizan comparativamente tanto los derechos del Primer Solicitante
sobre su nombre social, como los derechos del Segundo Solicitante sobre su
marca comercial, nombre de dominio preexiste y nombre social que sustentan
su pretensión, tampoco es posible concluir que unos sean de entidad
superior a los otros, ya que todos ellos ostentan la naturaleza jurídica
de signos distintivos. A este respecto debe hacerse presente que el
propio Segundo Solicitante ha sostenido en autos que «el objetivo final
de un nombre o razón social es precisamente el mismo, esto es, la
distinción por medio de un signo, del origen de los bienes y/o servicios». En
consecuencia, dado que conforme a lo expuesto los fundamentos de
las pretensiones de ambos solicitantes ostentan una importancia o
relevancia equivalente, y atendido el hecho que no existen antecedentes
para preferir una pretensión en desmedro de la otra, conforme a
principios de prudencia y equidad, se concluye entonces que ambas solicitudes
en conflicto se encuentran en una situación de igualdad relativa de
condiciones, por lo cual corresponde solucionar la controversia en base al
principio de prioridad en el tiempo o first come first seved,
debiendo por ello asignarse el nombre de dominio en disputa a quien lo
solicitó en primer lugar.
El
párrafo final del apartado 8 de la RNCh dispone que «Las costas del
arbitraje serán compartidas por las partes que hayan participado del
mismo exceptuando de ello al primer solicitante en el caso de un conflicto
por inscripción [...]. Sin perjuicio de lo anterior, el árbitro podrá
condenar al pago de la totalidad de las costas del arbitraje, a aquél de
los solicitantes que haya pedido el nombre de dominio rechazado a
inscripción en casos en que fuere evidente la existencia de derechos
incompatibles de terceros por cualquier causa, en que tal solicitante haya
actuado de mala fe, o en que el árbitro determine que no ha tenido motivo
alguno para litigar». En
la especie, a juicio de este sentenciador no se configuran ninguno de los
presupuestos establecidos en la citada norma, de manera que el Primer
Solicitante deberá quedar eximido del pago de las costas del presente
arbitraje.
7. DECISIÓN En base a todos los
fundamentos anteriormente expuestos, este sentenciador concluye que
ninguna de las solicitudes en disputa infringe normas sobre abusos de
publicidad, principios de competencia leal y ética mercantil o derechos válidamente
adquiridos por terceros. Por otro lado, los fundamentos de las
pretensiones de ambos solicitantes ostentan una importancia o relevancia
equivalente, de manera que la controversia debe decidirse en base a quien
solicitó el nombre de dominio en disputa en primer lugar, y en
consecuencia, SE RESUELVE: —
Recházase la solicitud del nombre
de dominio <vascos.cl> presentada por el Segundo Solicitante, Viña
Los Vascos S.A. —
Asígnase el nombre de dominio
<vascos.cl> al Primer
Solicitante, Vascos Impresores Limitada. Las costas del arbitraje serán soportadas únicamente
por el Segundo Solicitante. Autorícese la presente sentencia por un
ministro de fe o por dos testigos y notifíquese a las partes. Devuélvanse
los antecedentes a NIC Chile Departamento de Ciencias de la Computación
de la Universidad de Chile y notifíquesele la presente sentencia para los
fines correspondientes.
NOTAS: [1]
La tesis del mejor derecho sobre
el nombre de dominio litigioso es utilizada de manera recurrente
en numerosos fallos arbitrales e invocada comúnmente en la práctica
del ramo, no obstante que envuelve un error conceptual contenido ya en
su sola enunciación. En efecto, así formulada, la tesis supone que
en un conflicto por asignación de nombre de dominio —esto es, antes
de que éste sea asignado a alguna de las partes litigantes— una de
ellas ya detenta un derecho
sobre el nombre de dominio en cuestión, lo que obviamente es erróneo,
no sólo porque éste aún no ha sido asignado, sino porque los
posibles derechos en que se fundan las pretensiones de las partes no
recaen sobre el nombre de dominio en sí, sino sobre otros bienes u
objetos de derecho (marcas, nombres, etc.), los cuales, en rigor, únicamente
sirven de fundamento para sostener el interés legítimo de ser asignatario del nombre de dominio
litigioso. Por otro lado, la tesis en análisis no logra solucionar
las hipótesis de conflictos sobre nombre de dominio conformados por
un signo distintivo y un agregado difamatorio, ya que en tales
supuestos, en rigor, ninguna de las partes detenta derechos
preexistentes sobre la expresión reproducida en el SLD del dominio
litigioso (Vid. Fallo arbitral en caso <exoneradospoliticosdegasco.cl>).
Finalmente, la tesis en cuestión supone que al menos dos partes
detentan algún tipo de derecho, ya que sólo puede haber un mejor
derecho allí donde confluyen al menos dos derechos, debiendo
decidirse cuál de ellos es preponderante, pero resulta que la tesis
en análisis es utilizada sin distinciones, incluso cuando únicamente
una de las partes litigantes ha acreditado algún tipo de derecho que
la habilita para ser asignataria del dominio disputado. [2]
Aunque dicha norma forma parte del sistema regulatorio de la acción
de revocación de nombres de dominio, del punto de vista sistemático
nada impide utilizarla como guía ilustrativa, ciertamente no
vinculante, para decidir acerca de la buena o mala fe de alguna de las
partes en un conflicto por asignación de nombre de dominio.
Por otro lado, si tales parámetros de texto positivo son válidos
para decidir la revocación de un nombre de dominio ya inscrito, con
mayor razón pueden utilizarse en un conflicto en donde el nombre de
dominio ni siquiera ha sido aún asignado. [3]
Los postulados desarrollados en los apartados precedentes (6.1.2. a
6.1.4.) fueron expuestos por primera vez en el fallo arbitral «Inversiones
Santa Elena S.A. v. Dap Products Inc.», sobre asignación del nombre
de dominio <dap.cl>, de fecha 24 de enero de 2003. [4]
Ello conforme al artículo 48 de la Ley 19.733 (D.Of. 4/06/2001), el
cual únicamente dejó vigente el art. 49 de la referida Ley Nº
16.643, el cual sanciona la publicación y circulación de mapas,
cartas o esquemas geográficos que excluyan de los límites nacionales
territorios pertenecientes a Chile o sobre los cuales éste tuviera
reclamaciones pendientes. [5]
Ciertamente que el conocimiento de causas criminales constituye una
materia de arbitraje prohibido (art. 230 del Código Orgánico de
Tribunales), pero la situación planteada tendría por objeto únicamente
declarar la infracción a la norma de la RNCh en análisis, mas no
responsabilidades penales. [6]
Así, por ejemplo, en el art. 28 de la Ley Nº 19.496, que
establece Normas sobre Protección de los Derechos de los
Consumidores, se contemplan diversas figuras de publicidad falsa o
engañosa, cuya aplicabilidad en la materia que nos ocupa, si bien difícil,
no es del todo imposible. Igualmente, el art. 65 de la Ley Nº 18.045,
sobre Mercado de Valores, dispone que «La publicidad,
propaganda y difusión que por cualquier
medio hagan emisores, intermediarios de valores, bolsas de
valores, corporaciones de agentes de valores y cualquiera otras
personas o entidades que participen en una emisión o colocación de
valores, no podrán contener declaraciones, alusiones o
representaciones que puedan inducir a error, equívocos o confusión
al público sobre la naturaleza, precios, rentabilidad, rescates,
liquidez, garantías o cualquiera otras características de los
valores de oferta pública o de sus emisores». [7]
El contenido de este apartado 6.1.5. precedente fue desarrollado por
primera vez en el fallo arbitral «Estudios y Diseños de Gestión
Limitada v. Arturo Ramírez Centurion», sobre revocación del nombre
de dominio <edge.cl>, de fecha 5 de mayo de 2003.
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