La cosa juzgada en procesos sucesivos de oposición y nulidad de marcas comerciales

§ 284.— No cabe duda acerca de la procedencia de la cosa juzgada entre dos juicios sometidos a un mismo procedimiento, vale decir, entre dos juicios de oposición sucesivos, o bien entre dos procesos de nulidad sucesivos. A este respecto, la cosa juzgada emanada de las resoluciones firmes no solo es formal, sino eminentemente material o substancial[624].

Sin embargo, la temática se torna más compleja al momento de decidir acerca de la procedencia de la cosa juzgada entre dos procesos sometidos a distinta tramitación. En efecto, el problema radica en determinar si lo resuelto en un juicio de oposición es oponible en un posterior proceso de nulidad, y viceversa, lo cual explica el rótulo del epígrafe precedente[625]. A este respecto, existe consenso en que tanto la identidad legal de personas como la identidad de causa de pedir pueden ser concurrentes en dos procesos sucesivos sometidos a distinto procedimiento. Sin embargo, las posiciones se distancian ante la interrogante de si puede existir identidad de cosa pedida entre un juicio de oposición y otro de nulidad. A continuación, se realiza una síntesis esquemática de las diversas posiciones existentes a este respecto.

§ 285.— Con arreglo a una primera postura, puede concurrir la triple identidad entre procesos sometidos a distinta tramitación; vale decir, que lo resuelto en un juicio de oposición es perfectamente oponible en un posterior proceso de nulidad, y viceversa.

El fundamento de esta postura es el siguiente: Si bien el proceso de oposición tiene por finalidad el rechazo de una solicitud de marca, mientras que el juicio de nulidad tiene por finalidad la declaración de nulidad de una marca registrada, ello no dice relación con una diversa cosa pedida, sino que es consecuencia necesaria de la naturaleza jurídica del signo impugnado; en un caso se trata sólo de una solicitud de registro, mientras que en otro es una marca ya registrada, pero en ambos procesos la verdadera cosa pedida, esto es, el beneficio jurídico inmediato perseguido, es el mismo: la declaración de irregistrabilidad de la marca impugnada.

Supongamos, por ejemplo, que A solicita el registro de la marca A’, para ciertos productos de la clase 16, y se opone B en razón de su marca B’ para los mismos productos de la clase 16; en definitiva, la oposición es rechazada por sentencia ejecutoriada, por estimarse que los signos no son confundibles, y como consecuencia de ello, la marca A’ es registrada. Sin embargo, posteriormente B demanda la nulidad de la referida marca A’, fundando su acción en la misma marca B’ que sirvió de fundamento a la acción de oposición. Con arreglo a la postura aquí analizada, en esta hipótesis existe identidad legal de partes (A, demandado, y B, demandante), identidad de causa de pedir (la marca B’, para productos de la clase 16, de propiedad de B) e identidad de cosa pedida (que la marca A’, para productos de la clase 16, sea declarada irregistrable).

Esta postura aquí denominada del objeto común permite efectivamente evitar la dualidad de procesos, favorece la economía procesal y evita la eventual dictación de sentencias contradictorias —supuesto el caso que el demandado no alegare la cosa juzgada que le beneficia— pero, sobre todo, constituye una efectiva garantía de certeza jurídica. En razón de lo anterior, a mi juicio, esta postura constituye la solución correcta en la materia, aunque hasta ahora es solitaria.

§ 286.— Así como la postura del objeto común considera que siempre existe identidad de cosa pedida entre dos procesos sometidos a distinta tramitación, en la medida que en ambos se impugne la misma marca, las posturas contrarias arriban precisamente a la conclusión opuesta.

Las posturas del objeto diverso concuerdan que en el proceso de oposición la cosa pedida es el rechazo de la solicitud de registro de marca, mientras que en el juicio de nulidad lo es la invalidación de una marca ya registrada, de manera que la cosa pedida en ambos procesos es siempre distinta. Esta postura recibe aceptación en la doctrina nacional[626] y particularmente en la jurisprudencia del TAPI[627].

i) Una versión de esta postura, que aquí es denominada teoría extrema del objeto diverso sostiene que tal disparidad de cosa pedida es tan profunda que no existe la menor influencia de un proceso sobre el otro, a tal punto que en el proceso posterior el tribunal bien puede resolver en sentido completamente opuesto a como se resolvió en el juicio precedente[628].

ii) Una segunda variante de la postura aquí analizada es la podríamos denominar teoría limitada del objeto diverso, la cual, al igual que la anterior, también coincide en que la cosa pedida es siempre distinta en un proceso de oposición y otro de nulidad, ya que en el proceso de oposición la cosa pedida es el rechazo de la solicitud de registro de marca, mientras que en el juicio de nulidad lo es la invalidación de una marca ya registrada. Sin embargo, esta posición intenta aplicar ciertos correctivos para evitar dejar abierta la posibilidad de que el oponente vuelva a accionar por vía de nulidad y ventilar así el mismo asunto que ya fue resuelto por sentencia definitiva firme[629].

Como puede advertirse, esta posición limitada del objeto diverso arriba a la misma conclusión que la postura del objeto común aquí defendida, pero ciertamente se trata de una postura inconsecuente, puesto que parte de un postulado que debiera conducir a una conclusión diversa. Más aún, para evitar la conclusión necesaria y evidente (improcedencia de la triple identidad por defecto de identidad de cosa pedida), esta postura introduce el paliativo de la «estabilidad del derecho de propiedad», lo cual es bastante discutible, puesto que la propiedad marcaria no es absoluta ni inatacable, ya que la propia ley permite anular registros ya concedidos. En razón de lo anterior, parece formalmente más consecuente la postura extrema del objeto diverso, aunque las conclusiones materiales sean desafortunadas. Por el contrario, estimo que la postura del objeto común aquí desarrollada reúne la necesaria congruencia formal y arriba a conclusiones satisfactorias del punto de vista material.

[624] El TAPI ha ratificado esto último. En efecto, dicho Tribunal ha sostenido que “[...] resulta conveniente dejar establecido que, conforme a lo señalado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, por regla general las sentencias definitivas de interlocutorias firmes o ejecutoriadas producen cosa juzgada sustancial, lo que implica que su intensidad es tal que la inmutablidad de la sentencia se proyecta hacia todos los procesos futuros en que concurre la triple identidad, además de producir plenos efectos en el juicio en que se dictó, lo que en concepto de este Tribunal producen las sentencia definitivas firmes o ejecutoriadas pronunciadas en los respectivos juicios de oposición de registro de marcas” (FRA 27/04/1993, INCA KOLA, clase 32, Rol TAPI N.º 294‑92. Presidente señor Orlando Alvarez Hernández, y Ministros señores Víctor Hugo Rojas Aguirre y Vladimir García‑Huidobro Amunátegui).

[625] En la doctrina, V. GARCÍA-HUIDOBRO, Legislación…, cit., p 145, sólo plantea la interrogante, sin adoptar ni defender una determinada posición.

[626] Entre nosotros, S. LARRAGUIBEL 2 Tratado…, cit., p 114, N.º 113, se inclina por esta postura, aunque admite ciertas dudas.

[627] Dicho Tribunal ha resuelto expresamente que “[...] conviene dejar establecido que la circunstancia que la persona que haya perdido el juicio de oposición, pueda posteriormente demandar la nulidad del registro respectivo, no está significando que en esta clase de juicios sólo exista la denominada cosa juzgada formal, toda vez que en ese evento entre ambos juicios no se da la triple identidad, ya que en uno u otro caso la cosa pedida es diferente” (FRA 27/04/1993, INCA KOLA, clase 32, Rol TAPI N.º 294‑92. Presidente señor Orlando Alvarez Hernández, y Ministros señores Víctor Hugo Rojas Aguirre y Vladimir García‑Huidobro Amunátegui).

[628] Esta tesis se encuentra formulada en el voto de minoría redactado por el Ministro del TAPI don VÍCTOR HUGO ROJAS AGUIRRE (FRA 3/11/1995, BLAS CAFFARENA, Reg. N.º 363.432, Rol TAPI N.º 1016‑94). En dichos autos, la parte demandada apelante alegó en segunda instancia la excepción de cosa juzgada, sosteniendo que la misma materia ya había sido resuelta en el proceso de oposición precedente, en donde se resolvió a favor de la compatibilidad de los signos y se otorgó el registro de la marca impugnada. El referido voto de minoría estuvo por confirmar el fallo del DPI que declaraba la nulidad del registro impugnado. El texto de dicho voto, en su parte pertinente, es el siguiente: “(2.) Que [...] la sana doctrina habría aconsejado no otorgar nunca el registro de la marca BLAS CAFFARENA impugnado en autos, dada su inducción a confusión con la citada marca CAFFARENA, pues ambas parecen pertenecer a un mismo titular. (3.) Que el hecho de haberse concedido el registro cuestionando, pese a la oposición deducida en su oportunidad por Tejidos Caffarena S.A. no obsta a que posteriormente se adopte un criterio distinto sino que lo hace aconsejable, ya que la comisión de un error no justifica su reiteración".

[629] Un precedente bastante ilustrativo de esta postura es el mismo fallo citado en la nota precedente, en voto de mayoría. Como se ha dicho, en el proceso de oposición precedente se había resuelto a favor de la compatibilidad de los signos y se otorgó el registro de la marca impugnada, pero en el juicio de nulidad posterior el DPI acogió la demanda; sin embargo, sólo en segunda instancia se planteó la excepción de cosa juzgada. El TAPI resolvió revocar la sentencia de primer grado, sosteniendo que, si bien no había cosa juzgada, por otro lado no era conveniente afectar la seguridad jurídica. El texto de dicho fallo, en su parte pertinente, es el siguiente: (1.) Que cabe estimar improcedente la cosa juzgada invocada por la parte apelante, puesto que en la especie no concurre la triple identidad exigida por la ley para dicho efecto, ya que, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia del ramo, la cosa pedida es distinta en un juicio de oposición y en uno de nulidad, pues en el primero se demanda que se rechace un registro solicitado y en el segundo que se invalide una inscripción ya existente. [...] (3.) Que no obstante todo lo expuesto en los considerandos precedentes [...] es dable subrayar que en la acción interpuesta en autos se han hecho valer los mismos elementos fácticos y argumentaciones que fueron desestimados por el Departamento de Propiedad Industrial y por la Excma. Corte Suprema en la oportunidad procesal en que se otorgó la marca; y no se ha rendido prueba alguna que justifique la nulidad que se demanda. (4.) Que es preciso agregar a las consideraciones descritas la conveniencia de conferir la debida seguridad y estabilidad jurídica al derecho de propiedad sobre los privilegios industriales [...]” (FRA 3/11/1995, BLAS CAFFARENA, Reg. N.º 363.432, Rol TAPI N.º 1016‑94. Presidente señor Orlando Alvarez Hernández y Ministro señor Raúl Pellicer Navarro).

	La cosa juzgada en procesos sucesivos de oposición y nulidad de marcas comerciales Sentencia dictada en los autos sobre nulidad de la marca a la marca SULPIVOL, Registro Nº 596.440, Expediente Rol Nº 4724-02, de fecha 14 de agosto de 2003 Ver texto de la sentencia
	DOCTRINA DEL FALLO: "Para configurar la excepción de cosa juzgada es necesario que confluya la triple identidad que exige el artículo 177 del Código de Procedimiento Civil y en el caso de autos no concurre la identidad de cosa pedida. La cosa pedida es el beneficio jurídico inmediato que se persigue en el proceso y tratándose del juicio de oposición la cosa pedida es el rechazo de la solicitud de registro, mientras que en el juicio de nulidad lo es la invalidación de una marca ya registrada, de donde se colige la cosa pedida en ambos procesos es siempre diversa". COMENTARIO: El DPI mantiene la tesis de la inexistencia de cosa juzgada entre una sentencia pronunciada en un proceso de oposición y un posterior proceso de nulidad, aunque exista identidad de partes y la marca objeto de las demandas (de oposición y nulidad) sea la misma. No compartimos dicha tesis por diversas razones expuestas en el libro "Derecho Marcario", del cual se transcriben aquí los apartados pertinentes:
	*Fuente: Libro "Derecho Marcario" (págs. 369-373)* § 284.— No cabe duda acerca de la procedencia de la cosa juzgada entre dos juicios sometidos a un mismo procedimiento, vale decir, entre dos juicios de oposición sucesivos, o bien entre dos procesos de nulidad sucesivos. A este respecto, la cosa juzgada emanada de las resoluciones firmes no solo es formal, sino eminentemente material o substancial[624]. Sin embargo, la temática se torna más compleja al momento de decidir acerca de la procedencia de la cosa juzgada entre dos procesos sometidos a distinta tramitación. En efecto, el problema radica en determinar si lo resuelto en un juicio de oposición es oponible en un posterior proceso de nulidad, y viceversa, lo cual explica el rótulo del epígrafe precedente[625]. A este respecto, existe consenso en que tanto la identidad legal de personas como la identidad de causa de pedir pueden ser concurrentes en dos procesos sucesivos sometidos a distinto procedimiento. Sin embargo, las posiciones se distancian ante la interrogante de si puede existir identidad de cosa pedida entre un juicio de oposición y otro de nulidad. A continuación, se realiza una síntesis esquemática de las diversas posiciones existentes a este respecto. aa) Teoría del objeto común § 285.— Con arreglo a una primera postura, puede concurrir la triple identidad entre procesos sometidos a distinta tramitación; vale decir, que lo resuelto en un juicio de oposición es perfectamente oponible en un posterior proceso de nulidad, y viceversa. El fundamento de esta postura es el siguiente: Si bien el proceso de oposición tiene por finalidad el rechazo de una solicitud de marca, mientras que el juicio de nulidad tiene por finalidad la declaración de nulidad de una marca registrada, ello no dice relación con una diversa cosa pedida, sino que es consecuencia necesaria de la naturaleza jurídica del signo impugnado; en un caso se trata sólo de una solicitud de registro, mientras que en otro es una marca ya registrada, pero en ambos procesos la verdadera cosa pedida, esto es, el beneficio jurídico inmediato perseguido, es el mismo: la declaración de irregistrabilidad de la marca impugnada. Supongamos, por ejemplo, que A solicita el registro de la marca A’, para ciertos productos de la clase 16, y se opone B en razón de su marca B’ para los mismos productos de la clase 16; en definitiva, la oposición es rechazada por sentencia ejecutoriada, por estimarse que los signos no son confundibles, y como consecuencia de ello, la marca A’ es registrada. Sin embargo, posteriormente B demanda la nulidad de la referida marca A’, fundando su acción en la misma marca B’ que sirvió de fundamento a la acción de oposición. Con arreglo a la postura aquí analizada, en esta hipótesis existe identidad legal de partes (A, demandado, y B, demandante), identidad de causa de pedir (la marca B’, para productos de la clase 16, de propiedad de B) e identidad de cosa pedida (que la marca A’, para productos de la clase 16, sea declarada irregistrable). Esta postura aquí denominada del objeto común permite efectivamente evitar la dualidad de procesos, favorece la economía procesal y evita la eventual dictación de sentencias contradictorias —supuesto el caso que el demandado no alegare la cosa juzgada que le beneficia— pero, sobre todo, constituye una efectiva garantía de certeza jurídica. En razón de lo anterior, a mi juicio, esta postura constituye la solución correcta en la materia, aunque hasta ahora es solitaria. bb) Teorías del objeto diverso § 286.— Así como la postura del objeto común considera que siempre existe identidad de cosa pedida entre dos procesos sometidos a distinta tramitación, en la medida que en ambos se impugne la misma marca, las posturas contrarias arriban precisamente a la conclusión opuesta. Las posturas del objeto diverso concuerdan que en el proceso de oposición la cosa pedida es el rechazo de la solicitud de registro de marca, mientras que en el juicio de nulidad lo es la invalidación de una marca ya registrada, de manera que la cosa pedida en ambos procesos es siempre distinta. Esta postura recibe aceptación en la doctrina nacional[626] y particularmente en la jurisprudencia del TAPI[627]. i) Una versión de esta postura, que aquí es denominada teoría extrema del objeto diverso sostiene que tal disparidad de cosa pedida es tan profunda que no existe la menor influencia de un proceso sobre el otro, a tal punto que en el proceso posterior el tribunal bien puede resolver en sentido completamente opuesto a como se resolvió en el juicio precedente[628]. ii) Una segunda variante de la postura aquí analizada es la podríamos denominar teoría limitada del objeto diverso, la cual, al igual que la anterior, también coincide en que la cosa pedida es siempre distinta en un proceso de oposición y otro de nulidad, ya que en el proceso de oposición la cosa pedida es el rechazo de la solicitud de registro de marca, mientras que en el juicio de nulidad lo es la invalidación de una marca ya registrada. Sin embargo, esta posición intenta aplicar ciertos correctivos para evitar dejar abierta la posibilidad de que el oponente vuelva a accionar por vía de nulidad y ventilar así el mismo asunto que ya fue resuelto por sentencia definitiva firme[629]. Como puede advertirse, esta posición limitada del objeto diverso arriba a la misma conclusión que la postura del objeto común aquí defendida, pero ciertamente se trata de una postura inconsecuente, puesto que parte de un postulado que debiera conducir a una conclusión diversa. Más aún, para evitar la conclusión necesaria y evidente (improcedencia de la triple identidad por defecto de identidad de cosa pedida), esta postura introduce el paliativo de la «estabilidad del derecho de propiedad», lo cual es bastante discutible, puesto que la propiedad marcaria no es absoluta ni inatacable, ya que la propia ley permite anular registros ya concedidos. En razón de lo anterior, parece formalmente más consecuente la postura extrema del objeto diverso, aunque las conclusiones materiales sean desafortunadas. Por el contrario, estimo que la postura del objeto común aquí desarrollada reúne la necesaria congruencia formal y arriba a conclusiones satisfactorias del punto de vista material. [624] El TAPI ha ratificado esto último. En efecto, dicho Tribunal ha sostenido que “[...] resulta conveniente dejar establecido que, conforme a lo señalado en el artículo 175 del Código de Procedimiento Civil, por regla general las sentencias definitivas de interlocutorias firmes o ejecutoriadas producen cosa juzgada sustancial, lo que implica que su intensidad es tal que la inmutablidad de la sentencia se proyecta hacia todos los procesos futuros en que concurre la triple identidad, además de producir plenos efectos en el juicio en que se dictó, lo que en concepto de este Tribunal producen las sentencia definitivas firmes o ejecutoriadas pronunciadas en los respectivos juicios de oposición de registro de marcas” (FRA 27/04/1993, INCA KOLA, clase 32, Rol TAPI N.º 294‑92. Presidente señor Orlando Alvarez Hernández, y Ministros señores Víctor Hugo Rojas Aguirre y Vladimir García‑Huidobro Amunátegui). [625] En la doctrina, V. GARCÍA-HUIDOBRO, Legislación…, cit., p 145, sólo plantea la interrogante, sin adoptar ni defender una determinada posición. [626] Entre nosotros, S. LARRAGUIBEL 2 Tratado…, cit., p 114, N.º 113, se inclina por esta postura, aunque admite ciertas dudas. [627] Dicho Tribunal ha resuelto expresamente que “[...] conviene dejar establecido que la circunstancia que la persona que haya perdido el juicio de oposición, pueda posteriormente demandar la nulidad del registro respectivo, no está significando que en esta clase de juicios sólo exista la denominada cosa juzgada formal, toda vez que en ese evento entre ambos juicios no se da la triple identidad, ya que en uno u otro caso la cosa pedida es diferente” (FRA 27/04/1993, INCA KOLA, clase 32, Rol TAPI N.º 294‑92. Presidente señor Orlando Alvarez Hernández, y Ministros señores Víctor Hugo Rojas Aguirre y Vladimir García‑Huidobro Amunátegui). [628] Esta tesis se encuentra formulada en el voto de minoría redactado por el Ministro del TAPI don VÍCTOR HUGO ROJAS AGUIRRE (FRA 3/11/1995, BLAS CAFFARENA, Reg. N.º 363.432, Rol TAPI N.º 1016‑94). En dichos autos, la parte demandada apelante alegó en segunda instancia la excepción de cosa juzgada, sosteniendo que la misma materia ya había sido resuelta en el proceso de oposición precedente, en donde se resolvió a favor de la compatibilidad de los signos y se otorgó el registro de la marca impugnada. El referido voto de minoría estuvo por confirmar el fallo del DPI que declaraba la nulidad del registro impugnado. El texto de dicho voto, en su parte pertinente, es el siguiente: “(2.) Que [...] la sana doctrina habría aconsejado no otorgar nunca el registro de la marca BLAS CAFFARENA impugnado en autos, dada su inducción a confusión con la citada marca CAFFARENA, pues ambas parecen pertenecer a un mismo titular. (3.) Que el hecho de haberse concedido el registro cuestionando, pese a la oposición deducida en su oportunidad por Tejidos Caffarena S.A. no obsta a que posteriormente se adopte un criterio distinto sino que lo hace aconsejable, ya que la comisión de un error no justifica su reiteración". [629] Un precedente bastante ilustrativo de esta postura es el mismo fallo citado en la nota precedente, en voto de mayoría. Como se ha dicho, en el proceso de oposición precedente se había resuelto a favor de la compatibilidad de los signos y se otorgó el registro de la marca impugnada, pero en el juicio de nulidad posterior el DPI acogió la demanda; sin embargo, sólo en segunda instancia se planteó la excepción de cosa juzgada. El TAPI resolvió revocar la sentencia de primer grado, sosteniendo que, si bien no había cosa juzgada, por otro lado no era conveniente afectar la seguridad jurídica. El texto de dicho fallo, en su parte pertinente, es el siguiente: (1.) Que cabe estimar improcedente la cosa juzgada invocada por la parte apelante, puesto que en la especie no concurre la triple identidad exigida por la ley para dicho efecto, ya que, como lo ha sostenido reiteradamente la jurisprudencia del ramo, la cosa pedida es distinta en un juicio de oposición y en uno de nulidad, pues en el primero se demanda que se rechace un registro solicitado y en el segundo que se invalide una inscripción ya existente. [...] (3.) Que no obstante todo lo expuesto en los considerandos precedentes [...] es dable subrayar que en la acción interpuesta en autos se han hecho valer los mismos elementos fácticos y argumentaciones que fueron desestimados por el Departamento de Propiedad Industrial y por la Excma. Corte Suprema en la oportunidad procesal en que se otorgó la marca; y no se ha rendido prueba alguna que justifique la nulidad que se demanda. (4.) Que es preciso agregar a las consideraciones descritas la conveniencia de conferir la debida seguridad y estabilidad jurídica al derecho de propiedad sobre los privilegios industriales [...]” (FRA 3/11/1995, BLAS CAFFARENA, Reg. N.º 363.432, Rol TAPI N.º 1016‑94. Presidente señor Orlando Alvarez Hernández y Ministro señor Raúl Pellicer Navarro).
	[Fin del documento] © 2003, Marcos Morales Andrade Ir a inicio