APUNTES SOBRE LA ACCIÓN DE REVOCACIÓN DE NOMBRES DE DOMINIO

Apuntes sobre la acción de revocación de nombres de dominio
en la Reglamentación de NIC Chile

Marcos Morales Andrade

Artículo difundido entre los miembros del Cuerpo Arbitral de NIC Chile

1) Generalidades

La Reglamentación para el funcionamiento del Registro de Nombres del Dominio CL (RNC) regula en sus arts. 20 a 22 la institución de la revocación (cancelación a petición de parte interesada) de un nombre de dominio inscrito «.cl», estableciendo al efecto diversas causales para dicha revocación, así como ciertas cargas y normas de procedimiento.

En lo concerniente a las causales de revocación, la regulación se encuentra contenida en el art. 22 RNC, precepto que, en sus incs. 1º, 2º y 3º, señala lo siguiente:

«Art. 22: Será causal de revocación de un nombre de dominio el que su inscripción sea abusiva, o que ella haya sido realizada de mala fe.

«La inscripción de un nombre de dominio se considerará abusiva cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

Que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a una marca de producto o de servicio sobre la que tiene derechos el reclamante, o a un nombre por el cual el reclamante es reconocido.
Que el asignatario del nombre de dominio no tenga derechos o intereses legítimos con respecto del nombre de dominio, y
Que el nombre de dominio haya sido inscrito y se utilice de mala fe.»

«La concurrencia de alguna de las siguientes circunstancias, sin que su enunciación sea taxativa, servirá para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado:

Que existan circunstancias que indiquen que se ha inscrito el nombre de dominio con el propósito principal de venderlo, arrendarlo u otra forma de transferir la inscripción del nombre de dominio al reclamante o a su competencia, por un valor excesivo por sobre los costos directos relativos a su inscripción, siendo el reclamante el propietario de la marca registrada del bien o servicio,
Que se haya inscrito el nombre de dominio con la intención de impedir al titular de la marca de producto o servicio reflejar la marca en el nombre de dominio correspondiente, siempre que se haya establecido por parte del asignatario del nombre de dominio, esta pauta de conducta.
Que se haya inscrito el nombre de dominio con el fin preponderante de perturbar o afectar los negocios de la competencia.
Que usando el nombre de dominio, el asignatario de éste, haya intentado atraer con fines de lucro a usuarios de Internet a su sitio web o a cualquier otro lugar en línea, creando confusión con la marca del reclamante.»

De la lectura de la disposición antes transcrita —particularmente de su inc. 1º— se desprende que el RNC establece dos causales de revocación, a saber, que la inscripción sea abusiva, o bien que haya sido realizada de mala fe.

Con todo, un análisis sistemático de la disposición, confrontado ello con la fuente directa de la misma, lleva a concluir que, en definitiva, sólo una de dichas causales opera con verdadera autonomía, con lo cual parece necesaria una revisión normativa.

2) Fuente directa del art. 22 RNC

Existe consenso en que la fuente de la disposición del art. 22 RNC se encuentra en el § 4 a., b. y c. de la Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP), del cual se transcribe aquí sólo el apartado a., cual es, a nuestro juicio, la fuente pertinente para el objetivo del presente trabajo. El referido precepto dispone lo siguiente:

«Ud. es requerido a someterse a un procedimiento administrativo obligatorio en caso que un tercero (un "reclamante") afirme al Proveedor aplicable, en conformidad con las Reglas de Procedimiento, que		«You are required to submit to a mandatory administrative proceeding in the event that a third party (a "complainant") asserts to the applicable Provider, in compliance with the Rules of Procedure, that
«(i) su Nombre de Dominio es idéntico o confusamente similar a una marca registrada o marca de servicio sobre la cual el reclamante tiene derechos; y		«(i) your domain name is identical or confusingly similar to a trademark or service mark in which the complainant has rights; and
«(ii) usted no tiene ningún derecho o interés legítimo con respecto al Nombre de Dominio; y		«(ii) you have no rights or legitimate interests in respect of the domain name; and
«(iii) su Nombre de Dominio se ha inscrito y se está utilizando de mala fe.		«(iii) your domain name has been registered and is being used in bad faith.
«En el procedimiento administrativo, el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente.»		«In the administrative proceeding, the complainant must prove that each of these three elements are present.»

3) Estructura de las causales de revocación en el RNC

Con arreglo al texto de la disposición antes transcrita, es evidente que la UDRP establece una única gran causal de revocación, la cual está conformada por la concurrencia copulativa de las tres circunstancias establecidas en los apartados i), ii) y iii) del § 4 a. UDRP.

Por el contrario —y como se ha adelantado— la disposición del art. 22 inc. 1º RNC establece dos causales de revocación, a saber, (1) que la inscripción sea abusiva, y (2) que la inscripción haya sido realizada de mala fe. Acto seguido, el mismo precepto del RNC se encarga de regular cada una de dichas causales.

Es así como el precepto en análisis dispone que la inscripción es abusiva cuando se cumplen los requisitos establecidos en los apartados a), b) y c) de su art. 22 inc. 2º, los cuales, en términos generales, corresponden a los apartados i), ii) y iii) del § 4 a. UDRP. Con todo, si bien los requisitos o elementos establecidos en los apartados b) y c) del art. 22 inc. 2º RNC son prácticamente idénticos a los análogos del § 4 a. ii) y iii) UDRP, se advierte una innovación en lo concerniente al primer elemento, esto es, a aquél contemplado en el apartado a) del art. 22 inc. 2º RNC, en donde el supuesto de hecho ha sido ampliado si se lo confronta con su análogo del § 4 a. i) UDRP, cuestión que es analizada más abajo.

Por otro lado, para regular la inscripción de mala fe, el RNC describe diversas circunstancias —no taxativas, por disposición expresa— que sirven para evidenciar y demostrar la mala fe del asignatario del dominio objetado (art. 22 inc. 3º RNC).

4) ¿Autonomía de las causales de revocación establecidas en el RNC?

Hasta aquí pareciera existir coherencia normativa, e incluso se advierte una innovación por parte RNC en cuanto a contemplar dos grandes causales de revocación, a diferencia de la regulación análoga de la UDRP que admite sólo una única causal.

Sin embargo, si se revisan las tres circunstancias o elementos establecidos en el art. 22 inc. 2º RNC para configurar la primera causal de revocación (inscripción abusiva) se advierte que una de ellas [la establecida en la letra c)] dice relación con haberse inscrito y usado de mala fe el nombre de dominio impugnado. Esto nos lleva inevitablemente a una conclusión que contrasta con la aparente «dualidad» de causales de revocación.

En efecto, carece de sentido establecer una causal de revocación compuesta por tres elementos (inscripción abusiva), cuando uno de los cuales corresponde per se a otra causal de revocación distinta (inscripción de mala fe). Dicho de otro modo, si para demostrar que una inscripción es abusiva debe el reclamante probar —no sólo que ésta fue inscrita y usada de mala fe (art. 22 inc. 2º, letra c) RNC— sino además acreditar los restantes elementos contemplados en los apartados a) y b) de dicho precepto (identidad o similitud engañosa con una marca o nombre del reclamante, ausencia de derechos o intereses legítimos del reclamado), entonces esta causal analizada (inscripción es abusiva) carece de toda autonomía y termina siendo más exigente que la restante causal (inscripción es de mala fe).

En suma, se presenta aquí una relación de género (inscripción abusiva) a especie (inscripción de mala fe), con idénticas consecuencias para cada una (revocación), lo que equivale a parificar el continente con sólo una parte de su contenido.

5) Conclusiones

Conforme a lo expuesto, puede concluirse que la disposición del art. 22 RNC contiene tanto avances como retrocesos en relación a la normativa del § 4 a. UDRP.

En efecto, como se ha adelantado, existe a este respecto un avance meritorio constituido por el hecho de que el requisito o elemento contemplado en el apartado a) del art. 22 inc. 2º RNC es más amplio o comprehensivo —como supuesto de hecho— si se lo compara con la circunstancia análoga establecida en el § 4 a. i) UDRP. En este sentido, conforme a la regulación del RNC, la pretensión de revocación de un nombre de dominio no tiene por qué configurarse necesariamente a partir de la igualdad o similitud engañosa con una marca comercial (como sí es imperioso en la normativa de la UDRP), sino que bien puede sustentarse en un supuesto distinto ex novo: que el nombre de dominio sea idéntico o engañosamente similar a un nombre por el cual el reclamante es reconocido. Esta innovación es relevante y merece ser destacada, aunque su mérito queda bastante disminuido si se considera que se trata sólo de un correctivo a un elemento configurador de una causal (inscripción abusiva) que, como se ha dicho, carece de autonomía.

Por otro lado, podría sostenerse que la disposición del art. 22 RNC implica un retroceso en relación al análogo § 4 a. UDRP, puesto que este último exige la concurrencia conjunta o copulativa de tres elementos para configurar la causal de revocación; así lo dispone expresamente el párrafo final de dicho precepto ("…el reclamante debe probar que cada uno de estos tres elementos está presente"). Por el contrario —y como ya ha sido indicado—, conforme al RNC basta la configuración de uno solo de dichos elementos (inscripción de mala fe) para revocar un nombre de dominio, lo que equivale a sostener que el RNC ha tomado el elemento contemplado en el § 4 a. iii) UDRP y lo ha elevado a la categoría de causal «autónoma» de revocación.

La situación descrita nos lleva a plantear dos alternativas posibles en lo que dice relación con el actual sistema de revocación de un nombre de dominio «.cl»: o dicho sistema corresponde a símil del establecido en la UDRP, o bien estamos ante una regulación que ha innovado a este respecto.

Si la conclusión es el primer supuesto —esto es, que la regulación del RNC tiene por finalidad uniformarse tras los postulados de la UDRP—, entonces es obvio que el inc. 1º del art. 22 RNC debiera ser modificado, estableciendo una única causal de revocación —que podría ser denominada inscripción abusiva o incluso sin necesidad de asignarle denominación alguna—, la cual se entendería cumplida cuando se configuren los tres elementos enunciados en el inc. 2º de dicho precepto.

Por el contrario, con arreglo al tenor del precepto en análisis es también posible sostener que la regulación del RNC es un avance en sí mismo, ya que las circunstancias concretas que pueden llevar a configurar una situación de inscripción de mala fe son infinitas (de allí que la enunciación del art. 22 inc. 3º RNC no sea taxativa), con lo cual el RNC se habría apartado exitosamente de los postulados de la UDRP, que son más exigentes conforme a lo expuesto. Con todo, aun asumiendo que tal haya sido el espíritu de la redacción del art. 22 RNC, resulta necesario subrayar la necesidad de una regulación armónica entre las dos causales de revocación establecidas por la norma. En este sentido, puesto que la primera causal de revocación (inscripción abusiva) carece de verdadera autonomía, parece obvia la conclusión de que el elemento contemplado en la letra c) del art. 22 inc. 2º RNC debiera ser eliminado o bien reemplazado por otra exigencia que —en conjunto con los elementos establecidos en los apartados a) y b) de dicho precepto— conformen una causal de revocación verdaderamente autónoma.

Santiago, noviembre de 2000