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El
Departamento de Propiedad Industrial.
(Santiago, junio de 1996) |
SUMARIO: Introducción |
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| 1. | NATURALEZA JURÍDICA Y COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL | |
| a) | Naturaleza jurídica y competencia | |
| b) | Características en cuanto tribunal y características de la competencia jurisdiccional | |
2. |
EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGISTRAL DE PRIVILEGIOS INDUSTRIALES (PROCEDIMIENTO NO CONTENCIOSO) |
|
| a) | Inicio del procedimiento | |
| b) | Examen preventivo | |
| c) | Publicación | |
| d) | Resolución definitiva | |
| e) | Inscripción del privilegio | |
3. |
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS |
|
| a) | Normativa aplicable a los procedimientos litigiosos de propiedad industrial | |
| b) | Procedimiento por demanda de oposición | |
| c) | Procedimiento por demanda de nulidad | |
| c.1.) Referencia a las causales de nulidad de los registros de privilegios industriales | ||
| c.2.) Procedimiento de nulidad | ||
| d) | Procedimiento por otro tipo de acciones jurisdiccionales de competencia del DPI | |
| e) | Los recursos procesales | |
| e.1.) Recursos contemplados en la Ley de Propiedad Industrial | ||
| e.2.) Recursos contemplados en la legislación jurídico-procesal común | ||
| e.3.) Los recursos contemplados en la normativa jurídico-administrativa | ||
4. |
VINCULACIONES ENTRE EL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL Y LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA |
|
| a) | Acciones jurisdiccionales | |
| b) | Embargos y otras medidas precautorias sobre privilegios industriales registrados | |
| c) | Informes emitidos por el Departamento de Propiedad Industrial a requerimiento de la justicia ordinaria | |
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INTRODUCCION La
administración directa de la propiedad industrial en Chile está
entregada fundamentalmente a dos órganos: el Departamento de Propiedad
Industrial (en adelante DPI) y el Tribunal Arbitral de Propiedad
Industrial (en adelante HTAPI). La vinculación entre dichos órganos no
es de dependencia subordinada, sino estrictamente de jerarquía jurídico-procesal,
relación que se hace efectiva a través del ejercicio del recurso
jurisdiccional de apelación.[1] El
presente trabajo se centrará únicamente en el primero de dichos órganos,
el Departamento de Propiedad Industrial, y específicamente en una de las
materias asignadas por el legislador a dicho órgano —las funciones de
tribunal especial—, sin perjuicio de detenernos brevemente en una
referencia a sus funciones estrictamente administrativas.
1.
NATURALEZA JURÍDICA Y COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROPIEDAD
INDUSTRIAL a)
Naturaleza jurídica y competencia El
Departamento de Propiedad Industrial, dependiente del Ministerio de Economía,
Fomento y Reconstrucción, es el servicio público al cual le compete, de
conformidad con lo dispuesto en los arts. 3 inciso 1º y 17 inciso 1º de
la Ley 19.039 (en adelante, Ley de Propiedad Industrial),[2]
la tramitación de las solicitudes, el otorgamiento de los títulos, la
substanciación de cualquier reclamación relativa a los derechos de
propiedad industrial y demás servicios relativos a esta materia. El
DPI está estructurado en tres subdepartamentos, que corresponden a igual
número de funciones: a)
Registro de marcas comerciales, a cargo del Conservador de Marcas; b)
Registro de patentes de invención, modelos de utilidad y diseños
industriales, a cargo del Conservador de Patentes; y c)
Substanciación y proposición de fallo en procesos contenciosos de
propiedad industrial, a cargo del Secretario Abogado. Las
atribuciones del DPI pueden dividirse en dos grandes esferas: atribuciones
estrictamente administrativas y atribuciones de orden jurisdiccional;
ambas se traducen, naturalmente, en sendos marcos de competencia. El
DPI actúa como órgano meramente
administrativo en lo relativo a la tramitación de solicitudes de
privilegios industriales (patentes de invención, modelos de utilidad,
diseños industriales, marcas comerciales y frases de propaganda),
funciones en donde no sólo interviene como órgano registral de tales
privilegios, sino también como ente tutelar de privilegios previamente
inscritos o registrados. Concretamente, y siempre como órgano
administrativo puro y simple, el DPI tiene la siguiente competencia:
conocer y resolver las solicitudes de marcas comerciales (art. 3 Ley de
Propiedad Industrial); llevar los registros de marcas comerciales (art. 21
Ley de Propiedad Industrial y 93 ss Reglamento de la Ley de Propiedad
Industrial); otorgar títulos y certificados (art. 3 Ley de Propiedad
Industrial y 94 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial); informar a
los tribunales del crimen acerca de las materias que éstos soliciten,
antes de dictar sentencia (por mandato expreso del art. 16 inc. 2º Ley de
Propiedad Industrial). La
competencia de carácter
jurisdiccional arranca de las atribuciones del DPI para conocer y
resolver los litigios relativos a la propiedad industrial. En este
sentido, se trata de un tribunal especial,[3]
- [4]
aunque la Ley de Propiedad Industrial no le reconoce de manera expresa
esta última calidad o naturaleza, pero la conclusión es evidente a
virtud de una interpretación sistemática de la ley 19.039, especialmente
en lo concerniente a las atribuciones jurisdiccionales en procedimientos
de oposición o nulidad de privilegios industriales.[5]
Por otro lado, tribunal es todo órgano encargado de administrar justicia,
el cual puede o no pertenecer al poder judicial. En tanto tribunal
especial, obviamente, no integra este último poder, pero puede
considerarse contemplado en el art. 5 inciso 4º del Código Orgánico de
Tribunales.[6]
Como tribunal, el DPI tiene la siguiente competencia: conocer y fallar los
juicios de oposición a una solicitud de inscripción de privilegio
industrial, los juicios de nulidad de registros, los juicios de nulidad de
transferencias, y, en general, cualquier reclamación relativa a la
validez o efectos de un registro de privilegio industrial o de derechos de
propiedad industrial en general (art. 17 inciso 1º Ley de Propiedad
Industrial).
b)
Características en cuanto tribunal y características de la
competencia jurisdiccional Determinado,
pues, su carácter de tribunal, el DPI —en cuanto órgano
jurisdiccional— es un tribunal unipersonal,
desde que está constituido por un solo juez, que es el Jefe del
Departamento. Además, de acuerdo a la extensión de su competencia, como
ya se ha adelantado, es un tribunal especial
y también reviste el carácter de tribunal permanente,
pues funciona de manera continua y regular. Finalmente, es un tribunal de
derecho, dado que los asuntos sometidos a su conocimiento se tramitan
y fallan conforme a la ley. Lo anterior no significa que el Jefe del DPI
deba necesariamente ser abogado (la ley no lo exige), pero, en cuanto
funcionario administrativo, responde por sus actos en el ejercicio de sus
atribuciones, tanto en aspectos de responsabilidad disciplinaria (reglas
del Estatuto Administrativo), como también, a mi juicio, responsabilidad
penal (art. 76 de la Constitución Política de la República, 324 de Código
Orgánico de Tribunales) y civil (arts. 325 y 326 de citado Código Orgánico,
estos últimos que son aplicación de las reglas generales). En
lo concerniente a la competencia contenciosa del DPI, se trata de una
competencia absoluta, puesto que
está establecida por razones de interés público, por la cual no puede
renunciarse. El único factor de competencia considerado es la materia (naturaleza del negocio sometido a conocimiento del
tribunal), mientras que el territorio del DPI es toda la República, razón
por la cual no son procedentes las competencias delegadas (exhortos) ni
prorrogadas. Además, se trata de una competencia especial (sólo conoce asuntos determinados, según su naturaleza), de
primera instancia (conoce los asuntos tanto en los hechos como en el
derecho, en tanto que la segunda instancia es de competencia del HTAPI) y privativa,
vale decir, que sólo corresponde al DPI, con exclusión de los demás
tribunales.
2. EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO REGISTRAL DE PRIVILEGIOS
INDUSTRIALES
a)
Inicio
del procedimiento El
interesado presenta la solicitud de inscripción del privilegio en
formularios especiales, con los datos y demás antecedentes especiales
requeridos por la normativa del ramo. Además, en el caso de las marcas
comerciales, debe acreditar haber enterado en arcas fiscales un tributo
que varía según el tipo y número de privilegios solicitados.[7]
Desde ese momento, se asigna número y fecha a la solicitud, lo cual se
traduce en una prioridad o mejor derecho, frente a solicitantes
posteriores de privilegios iguales o semejantes. b)
Examen preventivo Esta etapa es propia de las solicitudes de marcas comerciales y tiene por objeto la realización de un examen de la solicitud, por el Conservador de Marcas, tanto en los aspectos puramente formales, como también una suerte de examen de registrabilidad provisorio. Lo
anterior significa que el privilegio solicitado puede ser aceptado a tramitación (cuando la solicitud, formalmente correcta,
no incurre evidentemente en ninguna causal de irregistrabilidad) o bien rechazado
a tramitación (cuando no se cumpla con algún requisito formal
—habiendo sido apercibido para ello— o cuando se evidencie
alguna causa de irregistrabilidad que afecte al privilegio
solicitado).[8] Si
la solicitud es rechazada a tramitación, el solicitante puede ejercer los
recursos legales (recurso de reclamación ante el Jefe del DPI y recurso
de apelación para ante del HTAPI)[9].
En cada caso, el órgano superior podrá, a su vez, confirmar o revocar la
resolución recurrida (lo cual se traducirá en una aceptación o rechazo a
tramitación, según cual sea el caso). Cabe destacar que la
interposición de recursos de apelación requiere del patrocinio de un
abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, amén de la carga
de designar un mandatario judicial. Para
el evento de que la solicitud sea aceptada a tramitación (por resolución
firme), entonces se sucede la siguiente etapa procedimental: la publicación
de la solicitud. c)
Publicación Dentro
de determinado plazo contado desde la fecha en que la solicitud es
aceptada a tramitación, debe publicarse un extracto de la misma en el
Diario Oficial, a costa del peticionario. El no cumplimiento de este trámite
en tiempo y forma, conduce a que la solicitud se tenga por no presentada. La
formalidad en comento consiste en una medida de publicidad cuya finalidad
es poner en conocimiento de terceros interesados la existencia de la
solicitud de privilegio industrial ya aceptada a
tramitación, quienes podrán ejercer sus derechos como legítimos
contradictores, a través de la presentación de una oposición a la
inscripción del privilegio (evento que torna contencioso el trámite,
teniéndose al oponente como demandante y al solicitante como demandado).[10] Otro
efecto relevante de la publicación del extracto radica en que desde esa
fecha el expediente relativo a la solicitud del privilegio pasa a ser público.
d)
Resolución
definitiva En
el evento que la solicitud no sea objeto de oposición, corresponde
entonces al Jefe del DPI dictar la resolución
definitiva de aceptación o rechazo al registro. La aceptación será
imperativa cuando no afecte a la solicitud ninguna causa de
irregistrabilidad[11];
por el contrario, si la solicitud incurre en alguna de dichas causales,
obviamente ésta será rechazada. En
contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI procede el recurso de
apelación, para ante el HTAPI[12],
tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la
resolución recurrida. Contra el fallo del TAPI se puede deducir recurso
de queja ante la Excma. Corte Suprema. e)
Inscripción
del privilegio Aceptado
el registro del privilegio, por resolución de término, el interesado
debe acreditar el pago de un tributo especial,[13]
dentro de un determinado plazo, requisito cuyo incumplimiento provoca que
se tenga por abandonada la solicitud. El
titular de un privilegio industrial registrado tiene sobre el mismo un derecho
de propiedad, que recae sobre un bien incorporal, mueble y
comerciable. Cabe
aquí señalar que el registro de marcas comerciales tiene una vigencia de
10 años, renovables de manera ininterrumpida, a solicitud expresa del
titular[14].
Las patentes de invenci—n se conceden por un per’odo de 15 a–os y
los modelos de utilidad y diseños industriales por un plazo de 10 años,
pero en todos estos casos, a diferencia de las marcas comerciales, no
procede renovación (se trata de verdaderos monopolios entregados a
personas determinadas por un cierto plazo). Los privilegios industriales otorgados (inscritos) se incorporan a registros especiales para cada tipo de privilegio, numerados correlativamente. En tales registros, además, se anota —a petición de parte interesada o por mandato de un órgano que ejerza jurisdicción— todo tipo de gravámenes y sus correspondientes alzamientos, los cambios de nombre del titular del registro y los contratos relativos al privilegio (contratos de licencia, de franchising, cesiones del privilegio,[15] etc.).
3.
PROCEDIMIENTOS CONTENCIOSOS
a)
Normativa aplicable a los procedimientos litigiosos de propiedad
industrial En primer término, los procedimientos contenciosos de competencia del DPI se rigen por la normativa especial contemplada en la Ley de Propiedad Industrial y su Reglamento. En subsidio de lo anterior, se aplica el derecho común procesal, contenido en las Disposiciones Comunes a todo Procedimiento y las normas del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía (contenidas en los Libros I y II, respectivamente, del Código de Procedimiento Civil). En
materia de derecho procesal supletorio, la práctica ha hecho aplicables
ampliamente las reglas relativas a comparecencia en juicio (especialmente
en lo concerniente a agencia oficiosa),[16]
formación del expediente, notificaciones (únicamente en cuanto a la forma
de las notificaciones personales —propiamente tal, subsidiaria y por
avisos— y por el estado diario)[17],
forma en que se decretan las actuaciones judiciales, plazos (legales y
judiciales)[18],
resoluciones (especialmente en lo tocante a medidas para mejor resolver,
momento en que una resolución se encuentra firme, la cosa juzgada y los
recursos de reposición y de aclaración, rectificación o enmienda),
incidentes (en especial, sobre nulidades procesales), acumulación de
autos,[19]
desistimiento de la demanda y abandono del procedimiento.[20]
- [21] En
lo concerniente a reglas del Juicio Ordinario de Mayor Cuantía, se
aplican ampliamente las relativas a excepciones dilatorias, menciones del
auto de prueba, medios de prueba (tanto en su procedencia —se admiten
todo tipo de medios probatorios contenidos en el Código de Procedimiento
Civil, además de las pruebas propias en este tipo de materias,[22]
con excepción de la prueba testimonial[23]—,
formalidades para producir las pruebas y momento en que éstas deben ser
solicitadas o producidas) y procedimientos posteriores a la citación a oír
sentencia.[24] Todas
estas remisiones al derecho procesal común no están impuestas de manera
expresa por la normativa del ramo, sino que son producto de la práctica y
la jurisprudencia de propiedad industrial.[25] Por
último, conviene señalar que la normativa especial del ramo no señala
expresamente si los procesos deben ser activados por las partes litigantes
o bien oficiosamente por el tribunal. Durante otro tiempo se recurrió a
una mixtura entre los sistemas dispositivo e inquisitivo, práctica que
fue abandonada hace ya más de un año, al interpretarse que corresponde
aplicar a la materia los principios generales del proceso, y que por ende
es a las partes a quienes corresponde instar por la prosecución del
juicio.
b)
Procedimiento por demanda de oposición Este
procedimiento tiene lugar cuando cualquier persona interesada[26]
(regularmente se trata de titulares de marcas previamente registradas, que
son iguales o semejantes a la marca objeto de solicitud de inscripción, o
bien de industriales que estiman que la solicitud presentada es igual o
carece de nivel inventivo, con relación a productos o procedimientos que
ellos ya utilizan) formula oposición
a la solicitud. Los oponentes deben designar un abogado patrocinante y
constituir mandato judicial. El plazo para deducir oposición es menor
tratándose de marcas comerciales, y mayor, tratándose de patentes de
invención, modelos de utilidad y diseños industriales, término que se
cuenta desde la publicación de la solicitud en el Diario Oficial. La
resolución que recae en la demanda de oposición (traslado) es notificada
al solicitante mediante carta certificada. Este último, como se ha dicho,
se considera demandado y queda sometido a la carga
procesal de contestar dicha oposición (para lo cual también deberá
designar un abogado patrocinante y constituir mandato judicial). En
el caso de oposiciones a solicitudes de patentes (de invención, modelos
de utilidad o diseños industriales), una vez vencido el término para
deducir oposiciones, se ordena oficiosamente la práctica de un informe
pericial, designándose un perito al efecto por el Jefe del DPI. Evacuado
dicho dictamen, las partes tienen un plazo (120 días) para presentar
observaciones al informe, término prorrogable (por otros 120 días) a
solicitud del interesado. El
perito tiene un plazo de 120 días para emitir el dictamen, contados desde
la aceptación del cargo, término prorrogable por otros 120 días, en los
casos que, a juicio del Jefe del DPI, así lo requieran. A
continuación, sigue el periodo de prueba, que se inicia con el
correspondiente “auto” de prueba y termina con la resolución que cita
a las partes a oír sentencia. La
sentencia definitiva, que por mandato del legislador debe adecuarse en lo
posible al art. 170 del Código de Procedimiento Civil, reviste un doble
carácter o, por así decirlo, contiene dos decisiones: (a) por un lado,
resuelve la contienda de intereses entre oponente y solicitante; y (b)
además de lo anterior, se pronuncia acerca de la aceptación o rechazo
definitivo del privilegio solicitado.[27]
En la práctica, las sentencias definitivas son preparadas por abogados
del SubDepartamento Jurídico, suscritas por el Secretario Abogado
—mediante la formalidad de un informe-propuesta de fallo— y
ratificadas por el Jefe del DPI. En
contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI procede el recurso de
apelación, para ante el HTAPI[28],
tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la
resolución recurrida. En contra del fallo del HTAPI se puede deducir
recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.
c)
Procedimiento por demanda de nulidad
De
conformidad a la Ley de Propiedad Industrial, procede la declaración de
nulidad de un registro de privilegio industrial, según determinadas
causales que varían según el tipo de privilegio de que se trate. Para
el caso de las marcas comerciales, procede la declaración de nulidad
cuando el signo distintivo infringe alguna de causales de
irregistrabilidad de marcas (arts. 20 y 26 Ley de Propiedad Industrial);
se trata, pues, de afectación a requisitos negativos.
En el caso de las invenciones, modelos de utilidad y diseños
industriales, procede la nulidad cuando el objeto de la inscripción no reúne
los requisitos de patentabilidad (requisitos positivos)
o bien cuando se incurre en una causal de irregistrabilidad de tales
privilegios (requisitos negativos).[29]
- [30]
A
diferencia de la demanda de oposición (cuyo término de prescripción es
muy breve), el plazo para formar una relación jurídico-procesal con
pretensión de nulidad de un privilegio registrado (prescripción de la
acción) es bastante más extenso. Para el caso de las marcas comerciales,
dicho término es de 5 años, contados desde la fecha del registro;[31]
en el caso de las patentes de invención, modelos de utilidad y diseños
industriales, el plazo es de 10 años.[32] En
general, el procedimiento de nulidad es, en lo demás, similar al juicio
de oposición (periodo de discusión, de prueba y de sentencia), con la
salvedad que la demanda de nulidad y su proveído son notificados conforme
a lo dispuesto en los arts. 40 y siguientes del Código de Procedimiento
Civil (notificación personal propiamente tal, subsidiaria o por avisos).
Otra diferencia, para el caso de nulidad de patentes (de invención,
modelos o diseños), es que la designación de perito no recae en el Jefe
del DPI, sino que se recurre a las reglas del Juicio Ordinario de Mayor
Cuantía, con la correspondiente citación a una audiencia destinada al
nombramiento de perito. La
sentencia definitiva, que debe adecuarse en lo posible al art. 170 del Código
de Procedimiento Civil y resolver la contienda de intereses sometida a
conocimiento del DPI, puede acoger la demanda total o parcialmente (caso
en el cual se ordenará la cancelación total o parcial del registro
impugnado, según corresponda) o bien rechazarla (manteniéndose a firme,
en ese caso, el registro objeto de la controversia). En la práctica, las
sentencias definitivas también son preparadas por abogados del
SubDepartamento Jurídico, suscritas por el Secretario Abogado —mediante
la formalidad de un informe-propuesta de fallo— y ratificadas por el
Jefe del DPI. En
contra de la resolución definitiva del Jefe del DPI procede el recurso de
apelación, para ante el HTAPI[33],
tribunal que, conociendo del recurso, puede confirmar o revocar la
resolución recurrida. En contra del fallo del HTAPI se puede deducir
recurso de queja ante la Excma. Corte Suprema.
d)
Procedimiento por otro tipo de acciones jurisdiccionales de competencia
del DPI Conforme
a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley de Propiedad Industrial, como ya se
ha señalado,[34]
corresponde al DPI conocer y fallar, además de los mencionados juicios de
oposición y de nulidad de privilegios, también los litigios de nulidad
de transferencias y cualquier reclamación relativa a la validez o efectos
de un registro de privilegio industrial[35]
o a los derechos de propiedad industrial en general. Sin
detenerse a analizar el sentido y alcance que debe asignarse a la expresión
“nulidad de transferencias” y la verdadera competencia del DPI al
respecto,[36]
cabe destacar que la ley entrega a dicho órgano un marco de atribuciones
bastante amplio y algo vago a la vez; sin embargo, puede sostenerse que
tal competencia encuentra sus límites en las reglas generales de derecho.
En efecto, quedan fuera de este amplio marco: (a) el conocimiento y
juzgamiento de los delitos relativos a los privilegios industriales (arts.
16, 28, 29 Ley de Propiedad Industrial); (b) los procesos civiles que
tienen por objeto perseguir las responsabilidad civil extracontractual y
la indemnización de perjuicios correspondiente, derivadas de la comisión
de un delito relativo a la propiedad industrial; y (c) las demás acciones
relacionadas con hechos ilícitos (pero no típicos) que afecten los
derechos derivados de un privilegio industrial (aquí se tratará
normalmente de un antecedente para una eventual condenación de
indemnización de perjuicios). Todos los supuestos anteriores, obviamente,
son de competencia de la justicia ordinaria. Al
margen de la señalada imprecisión respecto de este “resto” de
competencia contenciosa del DPI, cabe destacar que tanto en la Ley de
Propiedad Industrial como en su Reglamento no se prevé un procedimiento
para conocer tal tipo de litigios. Este vacío legal, cuya solución a
través de integración de la ley procesal podrá resultar discutible,[37]
ha sido suplido en la práctica recurriendo a las reglas dispuestas para
el procedimiento de nulidad de privilegios, asignándole así a dicho
procedimiento el carácter de “juicio ordinario
de propiedad industrial”.[38]
e)
Los recursos procesales
La
legislación de propiedad industrial contempla tres vías de impugnación
de las resoluciones dictadas en los procesos del ramo, tanto
administrativos como jurisdiccionales. El
primero de ellos es extraordinario y propio de los procesos puramente
administrativos, denominado recurso de
reclamación, que procede en contra de las resoluciones dictadas por
el Conservador de Marcas Comerciales mediante las cuales éste ha
rechazado a tramitación una solicitud de ese tipo de privilegio, recurso
al cual ya se ha hecho referencia en otro lugar.[39] Las
otras dos vías de impugnación de resoluciones son el recurso de
rectificación[40]
y el recurso de apelación, los cuales, dada la redacción de la norma
que los contiene (art. 17 incisos 3º y 4º de la Ley de Propiedad
Industrial), proceden tanto en contra de las resoluciones dictadas en
procesos meramente administrativos como también en las causas
contenciosas. El
recurso de rectificación procede cuando la resolución recurrida contiene
o se funda en un manifiesto error de hecho y su plazo de interposición es
de cinco días. Dado que la disposición no distingue, el recurso es
procedente en contra de cualquier clase de resolución[41],
sea la resolución definitiva por la cual el Jefe del DPI acepta o rechaza
la inscripción de un privilegio, o bien sea otra resolución distinta de
aquélla — de cualquier naturaleza— dictada durante la tramitación de
un proceso administrativo o contencioso. Por
su parte, el recurso de apelación tiene un campo de aplicación más
reducido, pero paradójicamente más vago. En efecto, dicho recurso, a
diferencia del analizado recurso de rectificación, sólo procede en
contra de las resoluciones definitivas dictadas por el Jefe del DPI. La
problemática radica en la interpretación de la frase “resoluciones
definitivas”, expresión que no se adecua a nuestra nomenclatura jurídico-procesal.
Existe consenso en que la frase comprende la resolución por la cual el
Jefe del DPI acepta o rechaza la inscripción de un privilegio industrial,
sea tratándose de un proceso contencioso o no contencioso. Igualmente,
los órganos jurisdiccionales de la propiedad industrial coinciden en que
también son resoluciones definitivas aquellas dictadas en un proceso
jurisdiccional que, sin resolver la contienda de intereses sometida a
conocimiento del DPI, ponen término al juicio o hacen imposible su
prosecución. Sin embargo, queda un campo abierto a la interpretación
judicial en lo concerniente a las demás resoluciones dictadas en los
litigios de propiedad industrial (resoluciones interlocutorias que no
ponen término al juicio ni hacen imposible su continuación, autos y
decretos), temática que afecta directamente a los órganos
jurisdiccionales tanto de primera como de segunda instancia, dado que el
recurso que nos ocupa se interpone para
ante el HTAPI, por lo cual uno y otro tribunal deben efectuar un
examen de admisibilidad.[42] El
término para interponer este recurso es de 15 días y se debe acompañar
la documentación que acredite haberse consignado previamente un
determinado tributo para ese efecto.[43]
En
este orden, se encuentran los recursos propios de la legislación procesal
común, aplicables naturalmente a los procesos contenciosos de propiedad
industrial, y que la práctica del ramo así lo ha reconocido
acertadamente. Tales vías de impugnación son los recursos (a) de hecho, (b) de reposición y
(c) de aclaración, rectificación
o enmienda (contemplados en las Disposiciones Comunes a todo
Procedimiento, contenidas en el Código de Procedimiento Civil). Cabe
destacar que el citado recurso de
aclaración, rectificación o enmienda del art. 182 del Código de
Procedimiento Civil no es igual al simple de recurso de rectificación analizado más arriba. En efecto, mientras que el
primero tiene por objeto “aclarar puntos oscuros o dudosos, salvar
omisiones o rectificar errores de copia, de referencia o de cálculos numéricos”,
el segundo es un recurso que puede atacar derechamente, a mi juicio, el
fondo de una resolución, puesto que su finalidad es corregir resoluciones
“que contengan o se funden en manifiestos errores de hecho”. Por otro
lado, el primero no contempla un plazo para su interposición, mientras
que el segundo sólo puede intentarse dentro del término fatal de cinco días. En
otro tiempo se aceptó la interposición de recursos
de queja en contra de las resoluciones del DPI dictadas en procesos
contenciosos, para ser conocidos por la Excma. Corte Suprema de Justicia,
como consecuencia de la superintendencia disciplinaria de dicho órgano
sobre todos los tribunales de la Nación (art. 79 de la Constitución Política
de la República). Actualmente, por mandato de la Ley 19.374[44]
las resoluciones dictadas por el DPI ya no son impugnables directamente
ante la Justicia Ordinaria por la vía del recurso de queja, al quedar éste
limitado a las resoluciones que no son susceptibles de recurso alguno,
ordinario o extraordinario (art. 545 inc. 1º del Código Orgánico de
Tribunales), y ya se ha señalado que las resoluciones definitivas
dictadas por el DPI siempre son recurribles de apelación.[45]
- [46] Sin
perjuicio de lo anterior, una mención especial merece la acción
constitucional de protección (art.
20 de la Constitución Política de la República), que, siendo procedente
en contra de los actos ilegales o arbitrarios de la autoridad
administrativa, se presenta como una vía de impugnación de cualquier
acción u omisión ilegal o arbitraria en que pudiera incurrir el DPI, y
que pudiera importar una privación, perturbación o amenaza en el
ejercicio legítimo de algún derecho constitucional protegido por esta
acción jurisdiccional (especialmente el derecho de propiedad). Por esta vía,
sí puede considerarse contemplado un control de legalidad de los actos
administrativos por parte de los tribunales superiores de justicia (Iltma.
Corte de Apelaciones de Santiago y Excma. Corte Suprema).[47]
Conforme
a las disposiciones de la Ley 18.575 (Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado), las decisiones de la
autoridad administrativa son impugnables dentro de la misma estructura
administrativa, a través de los recursos de
reposición y el denominado recurso
jerárquico (art. 9 del citado cuerpo legal). La
citada normativa dispone, en lo pertinente, que “Los actos
administrativos serán impugnables mediante los recursos que establezca la
ley. Se podrá siempre interponer el de reposición ante el mismo órgano
del que hubiere emanado el acto respectivo y, cuando proceda, el recurso
jerárquico, ante el superior correspondiente, sin perjuicio de las
acciones jurisdiccionales a que haya lugar.” La procedencia de tales
recursos estrictamente administrativos, que no exigen plazo de interposición,
es pues evidente tratándose de actos dictados por DPI en procesos
estrictamente administrativos. Parece discutible su procedencia en los
procesos contenciosos en donde el referido órgano actúa como tribunal
especial.[48]
4. VINCULACIONES ENTRE EL DPI Y LOS TRIBUNALES ORDINARIOS DE JUSTICIA
a)
Acciones jurisdiccionales Ya
se ha señalado[49]
que los tribunales superiores de justicia (léase Iltma. Corte de
Apelaciones de Santiago y Excma. Corte Suprema) son competentes para
conocer y fallar los recursos de protección interpuestos en contra de
todo acto arbitrario o ilegal en que eventualmente pudiera incurrir el DPI,
concurriendo los demás presupuestos de dicho “recurso”. Nada resta
por agregar, pues, al respecto. A
diferencia del DPI, el HTAPI sí se relaciona directamente con la Excma.
Corte Suprema, por la vía del recurso de queja, temática que no
corresponde ser tratada aquí.
b)
Embargos y medidas precautorias sobre privilegios industriales registrados Una
vía indirecta de vinculación entre el Poder Judicial y el DPI se realiza
a través de las anotaciones que deben practicarse en los registros
conservatorios de marcas comerciales, patentes de invención, modelos de
utilidad o diseños industriales, producto de resoluciones emanadas de
juzgados civiles y del crimen, que ordenan la traba de embargos o medidas
precautorias sobre alguno de los referidos privilegios industriales, en
cuanto bienes (reales e inmateriales) que son.
c)
Informes emitidos por el DPI a requerimiento de la justicia ordinaria Esta
tercera vía de relación entre tribunales ordinarios y el DPI es la más
directa y frecuente. Por su importancia, estimo conveniente dividir este
apartado es dos temáticas: (i) la práctica usual, y (ii) vías de
corrección de dicha práctica. (i)
El art. 16 de la Ley de Propiedad Industrial, después de señalar
que las figuras delictivas contempladas en dicho cuerpo legal se
substancian conforme a las reglas del juicio ordinario sobre crimen o
simple delito, agrega que “En estos procesos la prueba se apreciará en
conciencia y deberá ser oído el Departamento [de Propiedad Industrial] antes de
dictar sentencia.”[50]
Estamos, pues, frente a una disposición imperativa, que ordena la vista
del DPI, en los procesos por delito de propiedad industrial, antes de la
dictación de la sentencia. Los juzgados del crimen ciertamente dan
cumplimiento a dicha disposición, pero normalmente acostumbran a
consultar única y exclusivamente acerca de la efectividad de encontrarse
registrado determinado privilegio, su titular y los demás datos del
registro correspondiente.[51] Por
excepción, algunos tribunales de la competencia penal solicitan un
verdadero informe al DPI acerca del proceso que los ocupa, remitiendo al
efecto copias autorizadas del mismo, ya en estado de sentencia. A mi
juicio, es ésta la sana interpretación de la norma en comento y la
correcta finalidad de la misma. En tales casos, los oficios son evacuados
con una apreciación completa de la problemática de propiedad industrial,
en base a los criterios técnicos de la materia, cuyo estudio y redacción
es asumido en la práctica por el Abogado Jefe del SubDepartamento Jurídico.
Se trata, por cierto, de una simple opinión, jamás vinculante para el
juez del crimen, pero relevante en cuanto antecedente técnico. Sin
embargo de lo expuesto, ni siquiera aún rescatando estos casos (de
excepción) en que la información del DPI a los tribunales del crimen es
completa, y suponiendo hipotéticamente que en todos los casos así fuere,
difícilmente podríamos concluir que de esa manera se estaría
desarrollando una verdadera y conveniente interrelación entre el DPI y
los tribunales ordinarios. (ii)
Es posible sostener que la información y opinión técnica del DPI
a los juzgados de la competencia penal, en la fase final de los procesos
del crimen, es lamentablemente tardía. En efecto, ya en ese estado, el
tribunal de la causa eventualmente habrá adoptado decisiones (auto de
procesamiento, acusación, embargos, incautaciones, etc.) para las cuales
tal vez habría sido conveniente contar, entre los antecedentes, con una
opinión técnica en una materia tan especial como lo es la propiedad
industrial. La
disposición del art. 16 citado señala que el DPI debe ser oído “antes
de dictar sentencia”, lo cual no significa, a mi entender, que
necesariamente la vista en cuestión deba decretarse inmediatamente
antes de dictar sentencia, sino que bien podría ordenarse en cualquier
estado del juicio (cumpliéndose así, igualmente, el tenor de la
disposición). Por otro lado, nada obsta a que el tribunal de la causa, oficiosamente, decrete uno o varios informes al DPI, cuando lo
estime necesario o conveniente, antes de adoptar alguna resolución que
pudiera requerir de asistencia técnica simplemente informativa. Esto último,
naturalmente, también es aplicable a las cortes de apelaciones, cuando
conocen de un proceso de propiedad industrial por la vía de la apelación.
NOTAS:
[2]
La Ley 19.039 fue publicada en el Diario Oficial, en su edición
correspondiente al 25 de enero de 1991, y su entrada en vigencia data
del 30 de septiembre de 1991.
[3]
En una sentencia de la Excma. Corte Suprema del año 1958 sólo por
voto de minoría se reconoció el carácter de tribunal especial a la
entonces Junta Arbitral (Revista
de Derecho, Tomo LV, 2ª Parte, Sección 1ª, pág. 308).
[4]
En todo caso, don LUIS CLARO SOLAR reconocía esta cualidad de juez
que ostenta el Jefe del DPI, en los siguientes términos: “En cuanto
a las demás controversias civiles, como toda contienda entre partes,
son naturalmente del resorte de la justicia civil ordinaria; y no
vemos la conveniencia en convertir en juez al funcionario encargado
del servicio administrativo de las marcas.” (CLARO SOLAR, p 630,
nota 189 in fine). En igual
sentido, SANTIAGO LARRAGUIBEL, Tratado
de Marcas Comerciales (1987), p 165, Nº138.
[5]
Por ejemplo, la normativa del ramo utiliza las siguientes expresiones:
partes (arts. 8 y 12 Ley de Propiedad Industrial), término probatorio
(art. 8 Ley de Propiedad Industrial), medios de prueba (art. 12 Ley de
Propiedad Industrial), juicio de marcas (art. 8 Ley de Propiedad
Industrial), juicios (art. 17 Ley de Propiedad Industrial), debido
proceso (art. 22 Reglamento de la Ley de Propiedad Industrial),
procesos contenciosos (art. 74 inc. 4º Reglamento de la Ley de
Propiedad Industrial), etc.
[6]
Art. 5 inc. 4º COT: “Los demás tribunales especiales se regirán
por las leyes que los establecen y reglamentan, sin perjuicio de
quedar sujetos a las disposiciones generales de este Código”.
[7]
En Anexo Nº2 se adjunta un listado de los derechos que deben pagarse
durante la tramitación de un privilegio industrial.
[8]
Infra, Anexo Nº1, se
transcriben las disposiciones relativas a causas de irregistrabilidad
de privilegios industriales.
[9]
Cabe señalar que, tratándose de marcas comerciales, el funcionario
encargado de aceptar o rechazar a tramitación es el Conservador de
Marcas, de manera que, en contra de su resolución denegatoria de
tramitación, procede el recurso de reclamación ante del Jefe del
Departamento. En caso que dicho funcionario confirme la resolución
recurrida, entonces es admisible el recurso de apelación para ante el
HTAPI.
[10]
Ello no está señalado expresamente en la normativa del ramo, pero es
fruto de la práctica forense de propiedad industrial y la
jurisprudencia reiterada del DPI.
[11]
Infra, Anexo Nº1, se
transcriben las disposiciones relativas a causas de irregistrabilidad
de privilegios industriales.
[12]
La interposición de los recursos de apelación está afecta al pago
de un tributo de 2 UTM (Vid. Anexo Nº2).
[13]
En Anexo Nº2 se adjunta un listado de tributos a pagar para la
obtención de privilegios industriales.
[14]
En caso que la marca comercial no fuere renovada, el privilegio se
tiene por abandonado (¿una res
derelictae?)
[16]
Las demás reglas sobre la materia se encuentran contenidas en la Ley
18.120, aplicable a los procedimientos litigiosos de propiedad
industrial, dada la amplia redacción del art. 1º de dicha Ley, que
regula la comparecencia ante todo tribunal, sea éste ordinario o
especial.
[17]
La normativa de propiedad industrial sí contiene reglas expresas
acerca del tipo de notificación que procede en cada caso, pero no
regula la forma en que éstas
se practican. Cabe señalar que, salvo excepciones (emplazamientos),
todas las resoluciones, incluyendo la sentencia definitiva, se
notifican por el estado diario.
[18]
Los plazos contenidos en la Ley de Propiedad Industrial son todos
fatales, considerándose inhábiles, además, los días sábados.
[20]
Una incidencia de abandono del procedimiento (año 1993), negada en el
DPI, fue acogida por la Excma. Corte Suprema, mediante la vía del
recurso de queja, en fallo de fecha 4 de agosto de 1994 (Nº3.290).
Uno de los considerandos del fallo de queja señala expresamente que
las reglas comunes a todo procedimiento contenidas en el Libro I del Código
de Procedimiento Civil son plenamente aplicables a los procedimientos
contenciosos de propiedad industrial.
[21]
Aunque, en la práctica, las partes litigantes normalmente solicitan,
en los escritos principales, expresa condenación en costas, el DPI nunca se ha pronunciado al respecto. A mi juicio, se
trata de disposiciones plenamente aplicables a los procedimientos de
propiedad industrial, como normas subsidiarias que son, mediante una
suerte de resolución declarativa de condena en costas, copia
autorizada de la cual podría servir como título ejecutivo para que,
ante un tribunal ordinario civil, se inicie un proceso ejecutivo de
cobro de costas. De esta manera, podría utilizarse un mecanismo que
serviría, en alguna medida, como freno a la presentación de demandas
infundadas, que no son infrecuentes en el área, sin necesidad de
reformas legales, recurriendo sólo a la ley en vigor.
[22]
Vgr., videos, artículos que contienen en sí las marcas comerciales,
diversos tipos de publicidad, los mismos aparatos o instrumentos que
constituyen la invención, modelo de utilidad o diseño industrial,
etc.
[23]
Cabe destacar que durante la vigencia de la antigua normativa de
propiedad industrial (D.L. 958 del año 1931) la prueba testimonial
era plenamente procedente (art. 24 del Reglamento vigente entonces).
[24]
La resolución que cita a las partes a oír sentencia es aplicable a
los procesos de oposición, por expresa declaración del Reglamento de
la Ley 19.039. En el caso de los procesos por nulidad de privilegios
industriales, dicha resolución se dicta por aplicación supletoria de
las reglas del juicio ordinario civil de mayor cuantía.
[25]
Acerca de la aceptación de dicho criterio por parte de la Excma.
Corte Suprema, vid. Supra,
nota Nº 20.
[26]
La exigencia del interés
(una de las condiciones de admisión de la acción) está consagrada
de manera expresa en la ley de propiedad industrial (art. 5º de la
ley 19.039).
[27]
Recuérdese que esta última atribución (otorgar o negar el
privilegio solicitado) aún no ha sido ejercida por el Jefe del DPI,
por efecto de la presentación de la oposición. Durante la tramitación
del juicio, la resolución definitiva que corresponde a dicho
funcionario ha quedado pendiente, de manera que, al momento de decidir
la contienda de intereses, “retoma” aquella otra atribución.
[28]
La interposición de los recursos de apelación está afecta al pago
de un tributo de 2 UTM (Vid. Anexo Nº2)
[29]
Infra, Anexo Nº1, se
transcriben las normas pertinentes sobre registrabilidad (positivas y
negativas) de privilegios industriales.
[30]
A mi juicio, también deben considerarse como causas de nulidad de un
registro, las derivadas de la naturaleza de acto administrativo que
ostenta el registro de un privilegio industrial, mientras no esté agotado, por aplicación de lo dispuesto en los arts. 6 y 7 de la
Constitución Política de la República y las reglas generales del
acto administrativo. En estos casos, es irrelevante que el privilegio
sea válido per se, esto es,
que no incurra en un vicio de irregistrabilidad. En todo caso, se
plantea el tema del órgano competente para conocer este tipo de
reclamación de nulidad (¿el mismo DPI? ¿los tribunales ordinarios
de justicia?), puesto que se trata de una cuestión típicamente
contencioso-administrativa.
[31]
En este caso, la Ley de Propiedad Industrial (art. 27) prevé
una excepción a las reglas generales, puesto que dispone que el Jefe
del DPI debe declarar de oficio prescripción, no aceptando a tramitación la petición de
nulidad.
[32]
En el caso de las invenciones, el plazo se cuenta desde la
fecha del registro, mientras que respecto de los modelos de utilidad y
diseños industriales, dicho término se cuenta desde la fecha de la
solicitud del mismo (arts. 50, 57 y 65 Ley de Propiedad Industrial).
[33]
La interposición de los recursos de apelación está afecta al pago
de un tributo de 2 UTM (Vid. Anexo Nº2)
[35]
La referencia a cualquier
reclamación relativa a la validez [...] de un registro me parece
reiterativa de la competencia ya explicitada en la frase juicios de nulidad de registro que emplea la norma en referencia.
[36]
A mi juicio, debe distinguirse el acto
mediante el cual se transfiere el dominio sobre un privilegio
industrial (que por disposición del art. 14 Ley de Propiedad
Industrial debe otorgarse mediante escritura pública) y el acto
de anotación de dicha transferencia. El contrato de cesión de
privilegio industrial, como acto jurídico generador de derechos y
obligaciones, queda sujeto a las reglas generales del derecho común
sobre el particular, de manera que, ante un conflicto de intereses
sobre su validez, el órgano jurisdiccional competente es la justicia
ordinaria, por aplicación de las reglas generales. No parece forzoso
concluir, en base a una lectura parcial de la norma contenida en el
citado art. 17, que correspondería al DPI un pronunciamiento sobre la
nulidad de una escritura pública. Por el contrario, la frase en
conflicto debe ser analizada en su contexto, de acuerdo al cual, la
competencia contenciosa del DPI está estrictamente circunscrita a los
privilegios industriales (art. 17 inciso 1º), de tal suerte que una
escritura pública de compraventa, por más que el objeto de la misma
sea un privilegio industrial, no deja por eso de ser un instrumento público
cuya eventual nulidad sólo puede ser declarada por la justicia
ordinaria.
[37]
La regla de la inexcusabilidad
de los tribunales no sería aplicable a la especie, pues aquélla se
refiere a ausencia de derecho positivo que resuelva
la contienda, mientras que la situación que nos ocupa dice relación
con la inexistencia de derecho procedimental.
[38]
Ello debido a que el procedimiento de oposición es de carácter
especialísimo, pues contiene reglas que sólo son propias de esta
clase de procedimiento (plazo de prescripción breve, notificación
mediante carta certificada, etc.)
[41]
A mi juicio, quedan comprendidas tanto las resoluciones dictadas por
el Jefe del DPI como también las dictadas por otro funcionario
facultado para adoptar resoluciones con efectos jurídicos
(Conservador de Marcas y Conservador de Patentes).
[42]
Existe cierta jurisprudencia emanada del DPI y del HTAPI en relación
a esta materia, fundamentalmente motivada por la interposición de
recursos de hecho. Sin
embargo, no es posible advertir unanimidad de criterios entre ambos órganos.
[44]
Dicha Ley modificó determinados artículos del Código Orgánico de
Tribunales relativos a la “jurisdicción” disciplinaria (publicada
en el Diario Oficial en su edición correspondiente al 18 de febrero
de 1995).
[46]
En nada altera la conclusión anterior, la interpretación que se
asigne a la frase “resoluciones definitivas”, cuestión tratada a
propósito de la procedencia del recurso de apelación. En efecto, se
ha señalado que existe consenso en que el recurso de apelación
procede tanto en contra de las sentencias definitivas como de las
interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su
prosecución, y dado que el recurso de queja actualmente procede sólo
en contra de ese tipo de resoluciones (que, además, no sean
susceptibles de recurso alguno), las demás resoluciones que no
revistan tal naturaleza jamás serán recurribles de queja. Luego la
improcedencia de este último recurso en contra de cualquier resolución
del DPI es evidente, sea recurriendo a una interpretación amplia o
restrictiva del recurso de apelación de la Ley de Propiedad
Industrial: No procede en contra de las sentencias definitivas ni de
las interlocutorias que ponen término al juicio o hacen imposible su
prosecución, porque todas éstas son susceptibles del recurso de
apelación; tampoco procede en contra de las restantes resoluciones,
por expresa disposición del art. 545 del Código Orgánico de
Tribunales.
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